.

Дахно – Право Інтелектуальної власності, 2006 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
1 35609
Скачать документ

Дахно – Право Інтелектуальної власності, 2006

ПЕРЕДМОВА

На юридичних та економічних факультетах багатьох вузів України почали
викладати нову дисципліну. І хоча називається вона по-різному («Правова
охорона інтелектуальної власності», «Патентування і ліцензування»,
«Патентно-ліцензійне право», «Патенто-знавство»), від розмаїття назв
суть цієї навчальної дисципліни не змінюється. Вона дає знання з охорони
авторських і суміжних з ними прав, а також прав на об’єкти «промислової
власності» (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, зазначення
походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та
знаки для товарів і послуг). Нинішні випускники вузів, опанувавши цей
предмет, будуть у значно кращому становищі, ніж їхні попередники, для
яких інтелектуальна власність була й залишається terra incognita.

Викладання патентно-ліцензійного права у вузах нашої держави
гальмувалося не в останню чергу через недостатність навчально-методичної
літератури. Скромний внесок у подолання цього стану зробив автор цих
рядків, опублікувавши в 1996 р. книгу «Патентно-лицензионная робота», а
в 1997 р. — «Патентоведение» та «Англорусский толковый словарь по
интеллектуальной собственности». Відомий учений Опанас Андронович
Шдопригора разом з дочкою Оксаною Опанасівною Підопригорою в 1998 р.
опублікував навчальний посібник «Право інтелектуальної власності
України». Видавництво Міжрегіональної академії управління персоналом у
1999 р. випустило в світ навчальний посібник Г.О.Андрощука та
Л.І.Рабо-тягової «Патентное право: правовая охрана изобретений». Оце,
власне, і все, що було з навчальної літератури в розпорядженні студентів
і викладачів України до виходу 2002 р. у видавництві «Либідь» першого
видання цієї книжки. Автор доклав зусиль, щоб його праця, по-перше,
стала цілісним навчальним посібником, який можна самостійно
використовувати під час навчального процесу; по-друге, не повторювала
попередніх видань. Виклад текстового матеріалу побудований на
зіставленні норм права України і окремих промислово розвинутих країн,
переважно США.

З

Особливо звертаємо увагу читачів на «Додатки». Там подаються типові
форми різноманітних документів щодо інтелектуальної власності. «Додатки»
стануть у пригоді під час самостійної роботи і семінарських занять. У
«Додатках» наводиться й кілька оригінальних англомовних документів з
паралельним перекладом українською мовою. Вони дають змогу читачам,
особливо тим, хто вивчає чи вже знає англійську мову, ознайомитися з
документами-першоджерела-ми, що стосуються інтелектуальної власності.
Нарешті контрольні запитання до лекцій охоплюють не лише лекційний
матеріал, а й матеріал додатків і законів України з інтелектуальної
власності. Це видання збагачене третім розділом. Перші два розділи
доопрацьовані з урахуванням змін у законодавстві.

У книгах, які вийшли до «Права інтелектуальної власності», ліцензійні
аспекти було висвітлено недостатньо. Ця обставина спонукала автора
приділити значну увагу в цій книзі ліцензійним аспектам.

Викладання у вузах права інтелектуальної власності є настійною вимогою
сьогодення. Цього потребує реальне життя. Виробничий процес здійснюється
людьми не ізольовано, а в суспільстві, де всі залежать одне від одного.
Певна частка членів суспільства володіє знаннями та має відповідну
кваліфікацію. Інші мають у своєму розпорядженні капітал і природні
ресурси. Об’єкти інтелектуальної власності створюються працею людей
(причому кваліфікованою творчою працею). їхній творчий доробок
матеріально втілюється в засобах виробництва і стає речовим фактором
виробництва. Створення об’єктів інтелектуальної власності, особливо на
замовлення працедавця, — це не що інше, як використання особистого
чинника виробництва.

У зв’язку зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної
власності неминуче виникають відносини правового характеру. Для
стимулювання розвитку продуктивних сил, науки, техніки, мистецтва,
освіти людство на відповідному етапі свого розвитку винайшло такі речі,
як патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на
товарний знак, знак обслуговування, топографію інтегральної мікросхеми й
зазначення походження товарів, копі-райт на художні і літературні твори
та встановило правову охорону секретів виробництва.

Патентно-копірайтна охорона об’єктів інтелектуальної власності — явище
не ефемерне. Вона виникла за феодалізму, удосконалювалася за класичного
капіталізму та імперіалізму, існує і розвивається в умовах країн
нинішньої розвиненої ринкової економіки. Навіть за умов
командно-адміністративної соціалістичної економіки, хай і в спотвореному
вигляді, патент і копірайт все ж таки існували. Отже, це явище має
транссистемний характер, тобто виходить за межі певної
соціально-економічної системи. Поки що неможливо передбачити ті речі,
які прийдуть йому на зміну.

Патент і копірайт за своєю формою є монополіями. В принципі монополія
для економічного життя суспільства є шкідливим явищем. Вона неминуче
шкодить економічній конкуренції. Але без патентно-копірайтної монополії
не створюватимуться нові засоби виробництва і предмети праці, на ринок
не надходитимуть нові товари, загальмується культурно-освітній поступ
людства. Суспільство змушене надавати монополію, але надає її протягом
історично обмеженого проміжку часу. Отже, сформулюємо поняття предмета
права інтелектуальної власності, його суб’єктів, об’єктів і джерела.

Право інтелектуальної власності — це система правових норм, що регулюють
відносини в суспільстві у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів
інтелектуальної власності.

Об’єкти права інтелектуальної власності:

твори науки, літератури й мистецтва, відображені в об’єктивній формі;

виконання, що мають за мету фіксацію, відтворення й поширення
результатів творчої діяльності за допомогою технічних засобів;

записи творчого виконання та інші записи за допомогою технічних засобів;

кабельна і безпровідна трансляція творчого виконання;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг
та інші атрибути комерційного характеру, зазначення походження товарів,
топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин,
раціоналізаторські пропозиції, науково-технічна інформація у вигляді
ноу-хау та шоу-хау.

Суб’єкти права інтелектуальної власності:

автори наукових, літературних або художніх творів;

правонаступники названих авторів;

виконавці творів, виробники фонограм та організації мовлення;

автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій
інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин і
порід тварин та правонаступники авторів;

власники науково-технічної та іншої інформації, що має комерційну
цінність;

власники знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших
позначень комерційного характеру.

Джерела права інтелектуальної власності в Україні:

нормативно-правовий акт;

міжнародний нормативно-правовий договір.

В інших країнах, зокрема в державах англосаксонської системи права, до
джерел патентно-ліцензійного права належать також:

правовий звичай (custom)]

правовий прецедент (case law).

16 січня 2003 p. Верховна Рада України ухвалила два кодекси -Цивільний
кодекс України та Господарський кодекс України. Вони стосуються і
інтелектуальної власності. Зокрема Цивільний кодекс України містить
Книгу четверту «Право інтелектуальної власності», що складається з таких
глав.

Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності.

Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та
інший твір (авторське право).

Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму,
відеограму і програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок.

Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної
мікросхеми.

Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську
пропозицію.

Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Глава
45. Право інтелектуальної власності на географічне значення. Глава 46.
Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Ці глави охоплюють 91 статтю Кодексу (№№ 418-508). Окрім того, у
Цивільному кодексі є глава 75 «Розпорядження майновими правами
інтелектуальної власності», яка містить вісім статей (№№ 1107— 1114), а
також глава 76 «Комерційна концесія», що складається з 15 статей (№№
1115-1129). Господарський кодекс України має главу 16 «Використання в
господарській діяльності прав інтелектуальної власності, яка охоплює
дев’ять статей (№№ 154-162).

З огляду на те, що вузівський курс патентно-ліцензійного права невеликий
за обсягом, у даній книжці розглядаються лише основні аспекти цієї
дисципліни.

Слід врахувати й те, що правова охорона інтелектуальної власності
виникла й удосконалювалася впродовж багатьох століть. Навіть
командно-адміністративна економіка не змогла цілком відмовитися від
такої охорони. Незалежна Україна створює правову охорону інтелектуальної
власності з урахуванням світового досвіду. Неабияке значення при цьому
має досвід США — країни високого рівня розвитку науки й техніки, який
великою мірою зумовлений належною системою охорони інтелектуальної
власності. Оскільки Україна запозичує іноземний досвід з огляду на брак
власного, то в цьому посібнику висвітлення положень іноземного
законодавства наводиться детальніше, ніж вітчизняного.

Ряд вартих уваги підручників і навчальних посібників з права
інтелектуальної власності було опубліковано в київських видавництвах —
«Ін Юре» та «Юрінком Інтер».

Автор цих рядків, який працює у сфері правової охорони інтелектуальної
власності вже три десятки років, впевнений, що ця книга, яку випустило
столичне видавництво «Центр навчальної літератури», буде в пригоді не
лише в навчальному процесі, а й у професійній діяльності наших
працівників.

З переліком міжнародних актів і актів національного законодавства
України щодо конкретних об’єктів інтелектуальної власності читач може
ознайомитися за книгами автора цих рядків — «Патентование и
лицензирование» та «Право интеллектуальной собственности».

Розділ І

ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, СОРТІВ
РОСЛИН, ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

§1. Україна

В історичному минулому Україна ніколи не мала власної правової охорони
об’єктів промислової власності. У дореволюційній Росії (до якої належала
більша частина території нинішньої України) патентна охорона винаходів
була започаткована в 1812 р. У 1919 р. більшовики права на винаходи, по
суті, націоналізували. Під час непу, у 1924 р., радянська влада дещо
відступила, й відбулося поновлення патентної охорони винаходів. З 1931 й
до 1991 р. винаходи вітчизняних заявників охоронялися, як правило,
авторськими свідоцтвами, які посвідчували виняткові права держави на
відповідні винаходи.

31 травня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про винаходи в
СРСР», а 10 липня 1991 р. — «Про промислові зразки», отож відбулося
повернення приватної власності на вішаходи і промислові зразки. У
«Тимчасовому положенні про правову охорону об’єктів промислової
власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня
1992 р. було зроблено спробу окреслити майбутній механізм охорони
об’єктів промислової власності в незалежній Україні й перекинути
місточок між правовою їх охороною в колишньому СРСР та новій Україні.

15 грудня 1993 р. Верховна Рада України прийняла три Закони України з
промислової власності. Два з них — «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі» і «Про охорону прав на промислові зразки» — настільки
однотипні, що була навіть спроба наприкінці 1992 — на початку 1993 р.
запровадити їх у вигляді одного Декрету Кабінету Міністрів України.
Врешті-решт вирішили винаходи й корисні моделі відрегулювати одним
законом, а промислові зразки — іншим. Так простіше формулювати закон і
зручніше його застосовувати.

Навчаючись за цим посібником, рекомендуємо водночас звертатися до
нормативних актів України з інтелектуальної власності Це допоможе
засвоювати необхідний матеріал без переобтяження тексту даного посібника
відомими нормативними положеннями

Формулюючи умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям і
промисловим зразкам, законодавці велику увагу приділили їх відповідності
суспільним інтересам та принципам гуманності й моралі Негуманне,
антиморальне технічне чи художнє рішення не може претендувати в Україні
на правову охорону, хоча з технічного боку воно може бути геніальним

До об’єктів винаходу законодавці зарахували пристрій, речовину, штам
мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин, спосіб, а також
застосування названого вище за новим призначенням

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування
або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового зразка і
мають слугувати задоволенню естетичних і ергономічних потреб 3 другого
підрозділу цієї лекції дізнаємося, що США почали надавати правову
охорону об’єктам дизайну, які повсякденно не оглядаються у процесі їх
використання

Промисловим зразком в Україні є результат творчої діяльності людини в
галузі художнього конструювання Отже, не кожен малюнок може бути
промисловим зразком Малюнок потрібно не малювати, а конструювати

Об’єктом корисної моделі спочатку було названо конструктивне виконання
пристрою Корисна модель — це «малий» винахід До неї не застосовується
такий критерій патентоспроможності, як «винахідницький рівень» Простіше
кажучи, корисна модель не обов’язково має бути талановитим результатом
Досить того, що вона є новою і промислово придашою Для винаходу критерій
«винахідницький рівень» є обов’язковим До промислового зразка
застосовуються ті ж критерії патентоспроможності, що й до корисної
моделі Отже, чинне законодавство України передбачає такі умови
патентоспроможності

винахід — новизна, винахідницький рівень, промислова придатність,

корисна модель і промисловий зразок — новизна, промислова придатність

Нині з інженерної точки зору відмінності між винаходом і корисною
моделлю практично відсутні Збереглися вони з юридичної

точки зору. Правову охорону на винахід отримати складніше, зате термін
її дії довший, якщо зазначене порівнювати з корисною моделлю.

Патент — публічна монополія. Коли соціалістична держава була винятковим
підприємцем, то могла дозволити собі встановлювати різні види авторських
свідоцтв: звичайних, «для службового користування», «секретних». Патенти
за своєю природою не можуть бути чимось секретним. В усіх державах
завжди були, є і будуть секретні об’єкти промислової власності. Не є
винятком з цього правила й Україна. Такі об’єкти охороняються не
патентним, а спеціальним законодавством.

1 червня 2000 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі» (№ 1771ТІІ) у новій редакції.
Він передбачає видання патенту (деклараційного патенту) на секретні
винаходи й корисні моделі. Але це — не звичайний патент, хоч би тому, що
відомості про нього не публікуються. Доречніше було б такий документ
назвати «свідоцтвом» або «сертифікатом».

Згідно з нині чинним законодавством України патент видається за
результатами експертизи по суті заявленого технічного рішені я. Інша
назва такої експертизи — кваліфікаційна експертиза. Деклараційний патент
видається за результатами формальної експертизи та експертизи щодо
локальної новизни заявки на винахід.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання
заявки, а деклараційного патенту на винахід — 6 років. Час дії патенту
на винахід, об’єктом якого є лікарняний засіб, засіб захисту тварин,
засіб захисту рослин тощо, може бути продовжено не більше ніж на 5
років.

Термін дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років
від дати подання заявки, промислового зра:ка — 10 років з можливістю
подовження ще на 5 років.

Обсяг правової охорони винаходу й корисної моделі визначається формулою,
тобто короткою словесною характеристикою винаходу (корисної моделі),
складеною за встановленими правилами. Обсяг же правової охорони
промислового зразка визначається сукупністю суттєвих його ознак,
зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення
ознак винаходу й корисної моделі відбувається в межах їхніх відповідних
описів і креслень, а промислового зразка — сукупності суттєвих ознак,
зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка).

Винахід має бути для фахівців неочевидним. Промислова придатність не
означає, що винахід, корисна модель, промисловий зразок мусять
обов’язково використовуватися. Достатньо того, щоб вони потенційно могли
використовуватися.

У третіх розділах Законів встановлюється, хто й коли має право на
одержання патенту. Як бачимо, Україна належить до авторської системи
правової охорони. Право на одержання патенту насамперед фіксується за
винахідником (дизайнером), а права всіх інших осіб є похідними. Закони
передбачають можливість співавторства на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки. Право авторства охороняється без обмеження строку,
тоді як виняткове право охороняється протягом обмеженого періоду —
терміни були названі вище.

На жаль, у наших Законах чітко не сформульовано те, що патенти можуть
бути власністю найрізноманітніших комбінацій осіб: юридичних, фізичних
(як вітчизняних, так і іноземних), хоча така можливість випливає із
Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 р.

Є і в нас службові винаходи, корисні моделі і промислові зразки. У
статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
й у статті 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
якраз і йдеться про службові об’єкти промислової власності. Зрозуміло,
що вони сформульовані досить коротко й не охоплюють усього спектра
правовідносин. Тобто того, що в англосаксонській системі права відоме як
цехові права {shop-rights). Припустимо, що в Україні на службовий
винахід патент все-таки видано винахідникові. То чи має відповідний
роботодавець право на безоплатне його використання у своєму виробництві?
В англосаксонській системі права відповідь на це запитання позитивна. А
в нас — прогалина.

Питання про службові винаходи настільки широке, що свого часу були плани
створити в Україні спеціальний закон, який би їх стосувався. Можливо,
він колись і з’явиться.

Отож уявімо собі, що народилися винахід, корисна модель, промисловий
зразок. На них до Державного департаменту інтелектуальної власності
(його представляє Інститут промислової власності) потрібно подати за
встановленою формою заявку й комплект необхідних документів. Заявка
проходить спочатку так звану «формальну експертизу», тобто перевірку
комплектності, правильності оформлення, наявності підписів, печаток
тощо. Щодо корисних моделей і промислових зразків після проведення
формальної експертизи й позитивних її наслідків приймається рішення про
видачу патенту. Тобто Державний департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України (законодавці називають його
«Установою») вірить заявникам, що їхні об’єкти є новими і промислово
придатними. Якщо ж хтось цим незадоволений, то подасть до суду позов про
визнання патенту недійсним, зваливши на свої плечі тягар доказів про
не-відповідність корисної моделі чи промислового зразка вказаним
критеріям (іншими словами — умовам патентоспроможності). Публікується
рішення про видачу патенту, відбувається його реєстрація й видача.

Щодо винаходів ситуація значно складніша. Спробуємо описати цей ланцюжок
спрощено, а читач може потім прослідкувати його за статтями 12-24 Закону
України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)».

Отже, заявку було подано й проведено її формальну експертизу. Термін
чинності патенту розпочався в момент прийняття правильно оформленої
заявки до розгляду, тобто з часу проведення формальної експертизи.

Після закінчення 18-місячного періоду від дати подання заявки (або від
дати пріоритету, якщо про нього заявлено) Установа публікує у своєму
офіційному бюлетені встановлені нею відомості про заявку, якщо така
заявка не відкликана, не вважається відкликаною і за нею не прийняте
рішення про відмову у видачі патенту. В разі неподання заявником
клопотання про проведення експертизи за сутністю поданої заявки впродовж
3 років (від дати подання заявки), заявка вважається відкликаною.

Якщо заявник надішле таке клопотання, то відбувається експертиза за
сутністю заявки, й вона відхиляється або ж приймається рішення про
видачу патенту, яке зумовлює вказані вище публікацію — реєстрацію —
видачу. Трапляється, що заявник з огляду на відомі йому чинники згадане
клопотання не подає, його подає інша заінтересована особа, сплачуючи
водночас встановлену суму грошей. Після цього проводиться експертиза,
яка приймає за заявкою позитивне рішення або відхиляє її.

Публікацію відомостей про заявку патентозпавців називають «викладкою
заявки», експертизу за сутністю — «відкладеною експертизою», оскільки
вона відбувається не автоматично й не відразу після закінчення
формальної експертизи. У США експертиза за сутністю відбувається
автоматично після закінчення формальної експертизи. Так було й у
колишньому СРСР. «Відкладена експертиза» практикується в низці країн,
зокрема в Німеччині.

Після викладки заявки особа, незадоволена можливим виданням патенту,
надсилає до Державного департаменту інтелектуальної власності
відповідний «компромат». Це полегшує роботу експерта Інституту
промислової власності. Позитивною ознакою відкладеної експертизи є те,
що вона дає змогу уникнути експертизи тоді, коли ніхто не
заінтересований у її проведенні.

Деклараційний патент на винахід видається за позитивними результатами
формальної експертизи за локальну новизну заявки на винахід, а на
корисну модель — за результатами формальної експертизи. Згідно з нею ж
видається й патент на промисловий зразок.

У патентознавстві є таке поняття, як «вичерпання прав». Воно означає, що
нрава патентовласника на певний виріб вичерпуються першим уповноваженим
ним продажем цього товару. Підкреслимо, що продажем саме конкретного
фізичного товару, який продається на законних підставах. На ці ж
запатентовані рішення, що втілені в інших товарах (як виготовлених, так
і не виготовлених), зберігається виняткове право патентовласника.

Українське законодавство допускає можливість примусового відчуження прав
на патенти (тобто надання примусових ліцензій). Сформульовані права, що
випливають з патенту, й дії, які не вважаються його порушенням.
Передбачене право попереднього користування й тимчасова пільгова
охорона. Зафіксовані обов’язки, які випливають з патенту. Розроблено
механізм припинення чинності патенту й визнання його недійсним тощо.

Слід, бодай коротко, згадати і Закон України «Про охорону прав на сорти
рослин». Верховна Рада України прийняла його 21 квітня 1993 р. і йому
судилося стати першим в історії України законом у сфері промислової
власності. Закон було викладено у новій редакції відповідно до Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти
рослин»», прийнятого Верховною Радою України 17 січня 2001 р. № 2986-Ш
(Офіційний вісник України. 2002. № 7).

Термін дії патенту розпочинається наступного дня після одержання
державної реєстрації права й закінчується в останній день:

а) тридцять п’ятого календарного року, який відраховується від

року, наступного після року державної реєстрації сорту, для сортів

деревинних та кущових культур, а також винограду;

б) тридцятого календарного року, який відраховується від року,

наступного після року державної реєстрації сорту, для всіх інших

сортів.

Сорт має бути новим, відмінним, однорідним і стабільним. Автором сорту
визнається громадянин, завдяки творчій праці якого цей сорт створено.

Власником патенту на сорт може бути автор, інша особа (за його згодою),
роботодавець. Можливе відчуження прав на сорт. Передбачена як формальна
експертиза, так і експертиза за сутністю. Патент на сорт може бути
визначений недійсним і достроково припиняти свою чинність.

Окрім винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин,
вітчизняному законодавству відомі ще й топографії інтегральних
мікросхем. Останнім присвячено Закон України «Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем» (від 5 листопада 1997 р. №
621/97-ВР).

Згідно з чинним законодавством України інтегральною мікросхемою (ІМС)
вважається «…мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми,
призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і
з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні
матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його
виготовлення». Топографією ІМС є «…зафіксоване на матеріальному носії
просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної
мікросхеми та з’єднань між ними».

Охоронний документ на топографію ІМС називається свідоцтвом. Воно
підтверджує реєстрацію Установою топографії ІМС і засвідчує виняткове
право на цю топографію ІМС. Свідоцтво діє 10 років від дати подання
заявки до Установи або від дати першого використання топографії ІМС за
умови, що від цієї дати до подання заявки минуло не більше ніж 2 роки.

Топографія ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є
оригінальною. Законодавство передбачає права автора й роботодавця на
реєстрацію топографії ІМС. Експертиза заявки відбуваєть-

ся за формальними ознаками. Якщо експертиза дає позитивні результати, то
приймається рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС, про що
повідомляється заявникові.

Передбачено механізм відхилення заявки. Можлива й експертиза топографії
ІМС по суті (див. статтю 11).

Про реєстрацію топографії ІМС Установа публікує відомості у своєму
офіційному бюлетені.

Частина 3 статті 16 передбачає, що реєстрація надає власникові
зареєстрованої топографії ІМС право:

забороняти іншим особам використовувати топографію ІМС без його дозволу,
за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно зі
статтею 17 цього Закону порушенням прав власника зареєстрованої
топографії ІМС;

передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС
будь-якій особі, яка стає правонаступником власника зареєстрованої
топографії ІМС;

видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання
зареєстрованої топографії ІМС на підстав ліцензійного договору.

Під використанням топографії ІМС слід розуміти:

копіювання топографії ІМС;

виготовлення ІМС з використанням даної топографії;

виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

ввезення таких ІМС і виробів, що їх містять, на митну територію України;

пропонування для продажу, продаж, зберігання із за значеною метою та
інше введення в обіг ІМС, виготовленої із застосуванням даної
топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії,
якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС
оригінальною

Закони, які розглянуто вище, безпосередньо не передбачають
адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення прав
патентовласників і обмежуються лише цивільно-правовою відповідальністю.
Слід згадати також Кримінальний кодекс України.

Стаття 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий
зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин,
раціоналізаторську пропозицію» Кримінального кодексу України
сформульована таким чином:

«1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин,
раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них або інше
умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди
у великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної
продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для
її виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або з попередньою змовою групи
осіб, або завдали шкоди в особливо великому розмірі, —

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк від двох до пяти років, з конфіскацією
відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувались для її виготовлення.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої
особи, —

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Стаття 104і «Порушення порядку та умов ведення насінництва та
розсадництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення у
редакції Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення
законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на
сорти рослин» (прийнято Верховною Радою України 17.06.2004 р. № 1805-ІУ;
реєстраційний код 29371/2004. // Офіційний вісник України, 2004, № 27,
частина 1) сформульована так:

«Виробництво, заготівля, пакування, маркування, заморювання, зберігання
насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і
технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так
само інше введення в обіг насіння садивного матеріалу з порушенням
встановленого порядку, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від
семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

За браком місця на цьому розгляд патентного законодавства України
закінчуємо. Сподіваємося, що читачі уважно з ним ознайомляться
самостійно. Полишаємо Україну і переходимо до США.

§2. США

Необхідно відразу ж застерегти: у США відсутній такий об’єкт правової
охорони, як корисна модель, тому далі мова йтиме лише про винаходи і
промислові зразки, рослини та їхні сорти, топографії інтегральних
мікросхем.

Відсутнє у США і спеціальне законодавство про зазначення походження
товарів. Такі зазначення охороняються законодавством про товарні знаки.

Перший Конгрес США прийняв перший Патентний закон у 1790 р. — через 24
роки після здобуття країною незалежності. До цього США керувалися
англійським «Статутом про монополії» 1624 р. Законодавство США 1836 p.
започаткувало патентну систему практично у її нинішньому вигляді.
Нумерація американських патентів бере відлік від згаданого року. На
даному етапі у США є чинним «Патентний закон» 1952 p., з наступними
змінами та доповненнями.

Видаючи патент, федеральний уряд США надає його власникові виняткове
право на виготовлення (to make), продаж (to seit), застосування (to
use), пропозицію до продажу (to offer for sale), імпорт запатентованого
способу або виробу в США та їхніх підопічних територіях. Патентна
монополія розглядається американськими правниками як «негативне легальне
право», тому що згадані вище дії забороняються всім іншим особам, окрім
патентовласника та уповноважених ним осіб. Це негативне право вважається
недоторканною особистою власністю, яку можна купити, продати,
ліцензувати, віддати у заставу тощо.

Патенти на винаходи у США мають назву «патенти корисності» (utility
patents). Окрім того, в цій країні є ще й патенти на рослини (plant
patents) й патенти на промислові зразки (design patents). І ті, й інші
будуть згадані в цьому підрозділі. Зупинимося лише на найголовнішому.

Об’єктами винаходу у США можуть бути нові й корисні процеси (способи,
технології) (processes), машини (machines), склади матеріалу
(compositions of matter), вироби (manufactures) та удосконалення
(способу, машин, виробів, матеріалів) (improvements).

Для видачі патенту необхідно, щоб заявлене рішення одночасно відповідало
трьом критеріям: новизна (novelty), неочевидність (non-obviousness),
корисність (utility).

Якщо певний винахід був раніше відомим чи використовувався за межами
США, то це ще не є підставою для відмови у видачі патенту. Багато
держав, у тому числі й Україна, такого лібералізму не визнають. Але якщо
у США є відомості про патент іноземної держави на відповідний винахід чи
його описано в систематизованих джерелах інформації, то американський
патент на такий винахід не видається.

Тягар доказів новизни під час подання заявки покладається на заявника.
Якщо патент вже видано, то доказ того, що видача суперечила критерію
«новизна», покладається на особу, не задоволену патентом. Як правило,
нею є конкурент.

Критерій «неочевидність» американські патентознавці вважають неточним і
аморфним. Трапляється, що винахід складається з уже відомих елементів,
хоча в такому сполученні вони ще не поєднувалися (це так званий
комбінаційний патент). У цьому разі проблема неочевидності ще більше
загострюється.

Політика Патентного відомства й судів щодо критерію «корисність» досить
ліберальна (за принципом: оскільки заявник просить видати патент, то він
для нього є корисним). У реальній же дійсності видано чимало абсолютно
непотрібних патентів. Один винахідник отримав у XIX ст. патент на
капелюха, що піднімається на голові, коли руки джентльмена чимось
зайняті і він не може, вітаючи дам, підняти капелюха вручну.

Заявка на отримання патенту може подаватися не пізніше, ніж через один
рік після пропозиції об’єкта (у якому використано винахід) до продажу
(наприклад, реклама), а також після продажу або публічного використання.

Після формальної експертизи автоматично здійснюється експертиза за
сутністю заявленого винаходу. Від подання заявки до видачі патенту минає
приблизно два роки. Процедура прискорюється, коли вік заявника перевищує
65 років, винахід стосується енергетики або заявка містить дані про
виконаний щодо неї заявником патентний пошук.

Друга відмова експерта видати патент вважається останньою. Висновок
експерта можна оскаржити в Апеляційній палаті Патентного відомства, а її
рішення — у судовому порядку.

Заявка мусить описувати винахід найкращим чином (best mode). З експертом
заявник має поводити себе відверто, прямо, щиро, чесно, тобто
дотримуватися обов’язку щирості (duty of candour).

Першопочаткове право на одержання патенту у США належить винахідникові —
справжньому й першому (true and first). Якщо він відмовиться від
патентної охорони винаходу, то винахід вважається суспільним надбанням і
на нього ніхто й ніколи в США більше не отримає патенту.

Відповідно до поправки 1984 р. «Акт про патенти» дає змогу одержати
патент з відмовою від прав, які він породжує.

Виокремимо те, чого немає в Україні. Патентне відомство має право
«перевидати» (reissue) патент, який було видано помилково й без спроби
обману з боку заявника, тобто поліпшити виданий раніше патент.

Порушення патенту прийнято поділяти на прямі (direct) й допоміжні
(contributory). Останні, наприклад, спостерігаються тоді, коли якась
особа свідомо постачає компоненти безпосередньому порушникові, знаючи,
що той використовує їх з метою порушення патенту.

Суди з порушників патенту можуть стягнути одержані ними прибутки й
зобов’язати відшкодувати втрати патентовласника. Застосовуються судами і
так звані резонні роялті (reasonable royalties), які визначаються
припущенням про наявність ліцензійної угоди між патентовласником і
порушником.

У разі «зловмисного порушення» (willful infringement) стягнення за
заподіяну шкоду відбувається в потрійному розмірі. Порушника також
можуть зобов’язати компенсувати витрати позивача на гонорар адвокатові.

Іноземні справи з Патентним відомством США ведуть американські патентні
повірені. Одержання патенту США — річ не проста, отож його одержують,
коли він дійсно необхідний. Тривалий час термін дії американського
патенту становив 17 років і обчислювався від дати видачі патенту. Нині
строк дії американського патенту — 20 років, і він відраховується від
дати подання заявки. Оскільки певний час витрачається на формальну
експертизу та експертизу за сутністю заявленого рішення, то це враховано
в «Законі про гарантії терміну чинності патенту» (чинний з 20 травня
2000 р.) і заявникові гарантується 17-річний період чинності патенту.

За одержання патенту й підтримання його чинності потрібно сплачувати
мито.

Перейдемо до правової охорони результатів дизайнерської діяльності. На
с. 397 «Webster’s New World Dictionary of the American Language*
зазначається, що промзразок (design) є влаштуванням (anangement) частин,
деталей, форми, кольору тощо таким чином, щоб продукувати повну і
мистецьку одиницю; промзразок — мистецький винахід. Правова охорона
промислових зразків у США бере початок від 1842 р. На відміну від
України й багатьох інших держав, у США відсутній окремий закон щодо
промислових зразків, і їх правова охорона здійснюється відповідно до
загального патентного закону, який поширюється як на винаходи, так і на
промислові зразки. Промисловим зразкам присвячені статті 171-173 «Акта
про патенти». Ділянки, неурегульовані федеральним законодавством,
регулюються судовою практикою. Суди змушені були виконати нелегку
роботу, застосовуючи критерії «новизна» та «неочевидність» до
промислових зразків. Третій американський критерій патентоспроможності —
«корисність» — у випадку промислових зразків замінюється критерієм
«орнаментальність».

Щодо промислового зразка також потрібний опис і формулювання домагань
(claims). Щоправда, в більшості випадків домагання формулюється простим
посиланням на промзразок — «у такому вигляді, як його показано на
кресленні».

Якщо є відмінності в рівні техніки (prior art) між наявним аналогом і
заявленим промзразком, то останній визнається «новим».

Критерій «неочевидність» щодо промзразків суди США розуміли по-різному.
Одні з них застосовували його з погляду звичайного фахівця, а інші —
звичайної людини. Це — не одне й те ж саме. Часто суди анульовували
патенти на промзразки, спираючись на критерій «неочевидність», тобто
вважали, що патент видано на очевидний об’єкт. Критерій «неочевидність»
для промислового зразка є його Ахіллесовою п’ятою.

Критерій «орнаментальність» у США почали застосовувати в 1902 р. Суди
розглядають орнаментальність як певну протилежність функціональності:
те, що є орнаментальним, не є функціональним, і навпаки. Орна
ментальність означає, що виробу притаманна естетична майстерність і
художня концепція.

Запам’ятаймо: у США промисловий зразок має бути переважно
орнаментальним, а не переважно функціональним. Якщо цієї вимоги не
дотримуються, то навіть виданий патент можуть анулювати.

Промзразок — це поєднання функції і зовнішнього вигляду. Причому
поєднання не за будь-яку ціну, а за таку, яка на ринку виявиться
конкурентноспроможною.

Судова практика, окрім критеріїв «новизна», «неочевидність» і
«орнаментальність», застосовує і два додаткові — «непередбачу-в*н»сгь» і
«винахідливість». Щоб зрозуміти непередбачуваність, потрібно розуміти
передбачуваність. А це відбувається тоді, коли ті ж самі елементи або
їхні еквіваленти виконують, по суті, одну й ту ж саму роботу одним і тим
же самим способом.

У США, як і в Україні, один і той же виріб може охоронятися патентом на
винахід і патентом на промисловий зразок. Наприклад, перший з названих
патентів охороняє пристрій, а другий — його зовнішній вигляд. Простіше
кажучи, зовнішній вигляд телевізора — промзразок, а «начинка» телевізора
— винахід.

Багатьом американським фахівцям не подобається патентна форма охорони
промзразків у її нинішньому вигляді, і вони пропонують промислові зразки
охороняти за допомогою законодавства про копірайт. На думку фахівців,
копірайт можна успішно застосовувати до промислових зразків, що мають
«сильний художній зміст», оскільки копірайт захищає оригінальність, а не
новизну. За допомогою копі-райту можна охороняти промзразки, які є
«концептуально окремими від функціональних рис відповідного продукту».

Промзразок, який підпадає під копірайтну охорону, можна водночас
охороняти й патентом.

У певних випадках у США промзразки можна охороняти, спираючись на
законодавство з правової охорони товарних знаків. Для того, щоб
промзразок сприймався публікою саме як товарний знак, він має вказувати
на джерело походження певних товарів і послуг.

Отже, промисловий зразок має спочатку використовуватися як реальна річ,
а не символ. Коли він набуде «вторинного значення», тоді й відповідатиме
умовам для надання йому статусу товарного знака.

Якщо промзразок є комбінацією кольорів і форми й виконано це з іншою,
ніж товарний знак, метою, то, згідно із законодавством про товарні
знаки, він не має жодних шансів на одержання правової охорони. У разі
видачі такого патенту знайдуться конкуренти, які доб’ються його
скасування в судовому порядку.

Термін чинності на промисловий зразок становить 14 років від дня його
видачі.

Тепер ознайомимося з правовою охороною рослин та їхніх сортів у США. В
«Акті про патенти» їм присвячені статті 161-164. «Акт про патент на
рослини» було прийнято у США в 1930 р. Пізніше його кодифікували в «Акті
про патенти» у вигляді вказаних вище статей.

Замість критерію «корисність», до рослин застосовується критерій
«відрізняльність» (distinctness). Запроваджено також додатковий критерій
«безстатеве» (asexual reproduction).

Патентне відомство вважає, що новою рослиною є та, якої раніше не було у
природі. Новий вид має бути набагато кращим за аналогічні, зберігши
кращі якості материнської основи. Вегетаційне відтворення є наріжним
каменем патенту на рослину. Тільки в результаті названого відтворення
можна переконатися в тому, що репродукована рослина є саме тією, на яку
одержано патент.

В 1970 р. Конгрес США прийняв «Акт про охорону сорту рослини». Цим актом
поширюється охорона на відтворені статевим шляхом і виведені бульбами
сорти рослин. Сорт має бути новим і стабільним, вирізнятися серед інших.
До сорту критерій «неочевидність» не застосовується.

Сертифікат на сорт рослини дає змогу його власникові не допускати інших
до продажу сорту, пропозиції до продажу, репродукування,
імпорту-експорту, використання у продукуванні гібриду або відрізняльного
виду рослин. Термін чинності сертифіката — 20 років (щодо дерев і
винограду — 25 років).

Фермери можуть зберігати насіння, одержане з насіння, що спочатку було
придбане з дозволу власника сертифіката. Вказане насіння фермери можуть
використовувати для одержання нового урожаю. Фермери не мають права
продавати збережене насіння з метою його відтворення. Виняток з цього
правила стосується сертифікатів, виданих до 4 квітня 1995 p., та
сертифікатів, виданих за заявками, поданими до вказаної дати.

У США на рослину може бути виданий «патент корисності», навіть, якщо ця
рослина одержала патент на рослину чи сертифікат на сорт рослини.

Отже, рослини у США можуть охоронятися трьома видами охоронних
документів:

патентами на рослини;

звичайними патентами (патентами корисності);

сертифікатами на сорти рослин.

Коротко про так звані «службові винаходи». У США винахідник вважається
первинним власником відповідних патентних прав. Роботодавець володіє
винаходом свого найманого працівника, якщо працівник уклав контракт про
передачу створюваних винаходів роботодавцеві. У «Додатку» до посібника
міститься зразок документа про передавання працівником своїх винаходів
роботодавцеві. У певних випадках роботодавець стає власником службового
винаходу з огляду на юридичний статус працівника, попри відсутність
спеціальної угоди щодо цього. Передавання патентних прав працівниками
своїм роботодавцям регулюються контрактним законодавством штатів. Це
досить складна тема, цікава й повчальна для України.

Переходимо до інтегральних мікросхем. На с. 566 книги «The World
Economy», випущеної 1998 p. американським видавництвом «Prentice Наїї»,
зазначається, що інтегральна мікросхема є транзисторами, поєднаними на
маленькому кремнієвому чипі, які діють як напівпровідник електричного
струму.

Топографії інтегральних мікросхем охороняються у США на підставі «Акта
про охорону напівпровідникового чипа» (1984 p.). Зазначений федеральний
закон США, зокрема, містить такі поняття:

• «Напівпровідниковий чиповий продукт (semiconductor chip product)
означає кінцеву або проміжну форму будь-якого продукту –

/А/ що має два чи більше шарів металевого, ізоляційного або іншим чином
розміщеного на шматочку напівпровідникового матеріалу чи витравленого
(вигравіруваного) або іншим чином видаленого з нього, відповідно до
заздалегідь визначеного зразка; та /В/ призначеного для виконання
функцій електронної схеми»;

«Топографія інтегральної мікросхеми (mask work) є серіями пов’язаних
образів (series of related images), будь-яким чином зафіксованих або
закодованих:

/А/ що мають або представляють заздалегідь визначений тривимірний зразок
металевого, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу, який
присутній або видалений з шарів напівпровідникового чипового продукту;

/В/ в цих серіях відношення образів один до одного є таким, коли кожний
образ має за зразок поверхню однієї з форм напівпровідникового чипового
продукту».

«Топографія інтегральної мікросхеми вважається зафіксованою в
напівпровідниковому чиповому продукті, коли її втілення в цьому продукті
є достатньо стабільним або постійним для того, щоб уможливити цю
топографію інтегральної мікросхеми, сприйняти або відтворити з цього
продукту протягом періоду, який є довшим, ніж перехідна тривалість».

Власником топографії є особа, яка створила її, або її правонаступник.
Якщо топографія створена в рамках службового завдання, то власником
топографії є роботодавець.

Реєстрацію топографії виконує у США Відомство з копірайта (Copyright
Office), яке видає документ, що має назву «Сертифікат про реєстрацію». У
сертифікаті зазначається формула охорони (claim of protection).

Відмову Відомства видати сертифікат можна оскаржити у відповідному
федеральному суді.

Термін охорони топографії розпочинається з дня її реєстрації або першого
комерційного використання, — залежно від того, яка дата є більш ранньою.
Охорона триває 10 років від зазначеної вище дати, її дія припиняється
наприкінці того календарного року, в якому закінчується зазначений
десятилітній термін.

З огляду на те, що топографія інтегральної мікросхеми належить у США до
сфери копірайта, а не до патентної сфери, то не забороняється незалежне
(«без підглядання») створення й використання топографії, яка є
ідентичною з топографією, що вже існує. Головне полягає в тому, щоб
топографія створювалася самостійно, тобто була оригінальною.

Власник конкретного чипового продукту, виготовленого власником
топографії або уповноваженою ним особою, може імпортувати продукт,
дистриб’ювати його та розпоряджатися іншим чином, але не має права
відтворювати його без дозволу власника топографії.

Безвинним порушником вважається особа, яка добропорядно придбала
напівпровідниковий чиповий продукт, що не мав попереджувального
маркування.

Імпортовані товари, що порушують цей закон, можуть затримати на митниці
та знищити за розпорядженням міністра торгівлі чи суду, їх можуть
повернути до країни, з якої вони експортувались, якщо міністра торгівлі
вдасться переконати в тому, що імпортер не мав підстав вважати свої дії
такими, які суперечать закону.

У зв’язку з неправомірними діями суди США мають право:

видавати тимчасові обмежувальні ордери (temporary restraining orders)]

запроваджувати попередні (preliminary) та постійні (per manent) заборони
(injunctions);

відшкодовувати власникові топографії реальні збитки (actual damages);

стягувати на користь власника топографії прибутки, одержані порушником,
які не було враховано під час розрахунку реальних збитків.

Позивачеві надано право замість зазначеного вище просити суд про
стягнення з порушника (порушників) суми штрафу за одну топографію, яка
не перевищує 250 тис. доларів США.

Суди мають право, приймаючи остаточне рішення, віддати розпорядження про
знищення чи інше відчуження напівпровідникових чипових
продуктів-порушників, а також усіх засобів, за допомогою яких їх було
відтворено.

Сторону, що програла, можуть зобов’язати сплатити всі судові витрати,
зокрема помірний адвокатський гонорар.

Контрольні питання

§1. Україна

За яких умов надається правова охорона винаходам, корисним моделям,
промисловим зразкам?

Що може бути об’єктом винаходу, корисної моделі, промислового зразка,
топографії інтегральної мікросхеми?

Які встановлені умови патентоспроможності ви находу, корисної моделі,
промислового зразка?

Хто і за яких умов має право на одержання патенту на винахід, корисну
модель, промисловий зразок?

Що вважається датою подання заявки на одержання патенту?

Як відбувається експертиза заявки на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми?

Що таке тимчасова правова охорона винаходу, корисної моделі,
промислового зразка?

Як здійснюється публікація про надання патенту, його реєстрація та
видача?

Які права та обов’язки випливають з надання патенту?

Чи можливе в Україні примусове відчуження прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки?

Які дії не визнаються порушенням прав, що випливають з патенту?

Як може припинятися дія патенту?

Чи може в Україні патент бути визнаний недійсним?

Коли в Україні прийнято закони з промислової власності? Які саме?

Чи буває патент на винахід, промисловий зразок чи корисну модель
секретним?

Чи можуть бути секретними винаходи, промислові зразки та як вони
охороняються?

Чи має промисловий зразок формулу?

Як визначається обсяг правової охорони вина ходів і корисних моделей?

Що таке промислова придатність?

Чи може патент перебувати у спільній власності фізичних та(чи) юридичних
осіб.

Як Ви розумієте поняття «службовий винахід» (корисна модель, промисловий
зразок)?

Контрольні питання

Чим формальна експертиза відрізняється від експертизи за сутністю?

Що таке «викладка заявки» і «відкладена експертиза» ?

Чи імпонує Вам механізм подання й розгляду за явок на одержання правової
охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків?

Які недоліки в патентному законодавстві Ви помітили?

Чи діє правова охорона сортів рослин?

Чи є кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти права
інтелектуальної власності?

Чим визначається обсяг прав на топографію інтегральної схеми?

Яка топографія інтегральної мікросхеми вважається оригінальною?

Хто має право на реєстрацію топографи інтегральної мікросхеми?

Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію топографи інтегральної
мікросхеми?

Які права та обов’язки випливають з реєстрації топографи інтегральної
схеми?

Як визнається недійсною реєстрація топографи інтегральної мікросхеми?

Що вважається порушенням прав власника зареєстрованої топографи
інтегральної мікросхеми?

§2. США

Чи охороняється корисна модель?

Коли вперше було прийнято патентний закон?

Що дає патент його власникові?

Які є види патентів?

Що може бути об’єктом винаходу?

Які критерії патентоспроможності застосовуються щодо винаходів?

Що хибить новизну заявки на одержання американського патенту з погляду
критерію «новизна»?

Чи потрібно окремо клопотатися про проведення експертизи за сутністю
заявки після проведення формальної експертизи?

Як оскаржуються рішення експерта чи Патентного відомства у процесі
проходження заявки?

Що розуміють під «обов’язком кендора»?

Яка система патентування існує у США — явочна чи авторська? Чому Ви так
вважаєте?

Як Ви розумієте «перевидачу патенту»?

Що Вам відомо про пряме та непряме (до поміжне) порушення виняткових
прав, які випливають з патенту?

Які стягнення накладаються на порушників па тенту?

Упродовж якого терміну діє патент?

Коли започаткували правову охорону промислових зразків?

Чи є окремий закон щодо промислових зразків?

Якими критеріями керуються, визначаючи патентоспроможність промислових
зразків?

Як Ви розумієте поєднання «функціональності» і «орнамен-тальності» у
промисловому зразку?

Чи можна певний виріб одночасно захищати па тентом на винахід і патентом
на промисловий зразок?

Як можна промисловий зразок підвести під дію законодавства щодо товарних
знаків?

Коли була запроваджена правова охорона рос лин?

На яку рослину можна одержати патент?

Чи можуть фермери продавати без дозволу зерно, захищене сертифікатом на
сорт? Кому і з якою метою?

Що таке службові винаходи та як у (загальних рисах) діє механізм їх
правової охорони?

Чи є відмінності між поняттям «топографія інтегральної мікросхеми» у США
та в Україні?

Хто здійснює реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми?

Які санкції встановлені за порушення прав власника топографії
інтегральної мікросхеми?

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ЗАЗНАЧЕНЬ
ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

§1. Україна

Для кращого розуміння проблем сьогодення України у зв’язку з товарними
знаками зробимо невеликий екскурс у минуле.

Новоторговельний статут (1667 р.) за царя Олексія Михайловича передбачав
охорону товарних знаків. Указом Сенату від 13 березня 1744 р. було
запроваджено фабричні тавра й цей Указ вважається першим російським
законом з товарних знаків. У 1830 р. було прийнято «Закон про товарні
тавра». «Правила про товарні знаки» ухвалили 26 лютого 1896 р.

У Росії традиційно складалося так, що гарантією для споживача був не
стільки товарний знак, скільки прізвище купця. Основним фоном
торговельних вулиць і площ слугували прізвища купців, а не товарні
знаки, як було узвичаєно в Європі.

Російський закон 1896 р. не мав визначення товарного знака. Наводився
довгий перелік того, що могло бути товарним знаком.

Згідно з декретом Раднаркому від 15 серпня 1918 р. дореволюційні товарні
знаки підлягали перереєстрації. Постанова Вищої Ради Народного
Господарства (1919 р.) «Про товарні знаки державних підприємств»
передбачала, що нові товарні знаки мали лише інформаційний характер.

Декрет Раднаркому РРФСР «Про товарні знаки» від 10 листопада 1922 р.
повернув приватну власність на ЗО товарні знаки.

Постанова ЦВК та Раднаркому СРСР «Про виробничі марки і товарні знаки»
від 7 березня 1936 р. встановлювала обов’язкове маркування виробів
виробничими (фабричними) марками й факультативне (тобто необов’язкове)
маркування товарними знаками.

У 1940 р. реєстрацію товарних знаків було централізовано й покладено
відповідальність на Наркомат торгівлі, а в 1959 р. — на Комітет у

З 1

справах винаходів і відкриттів. «Основи цивільного законодавства Союзу
PCP і союзних республік», прийняті Верховною Радою СРСР 8 грудня 1961
p., закріпили право підприємств і організацій на товарний знак.

Постановою Ради Міністрів СРСР «Про товарні знаки» від 8 січня 1962 р.
(№ 442) було затверджено «Положення про товарний знак» та зобов’язано
підприємства і організації, які не мали товарних знаків, упродовж 6
місяців забезпечити розроблення своїх товарних знаків.

Отже, формальної перерви у правовій охороні товарних знаків між
дореволюційною Росією і СРСР ніби й не було, але до 1962 р. товарний
знак у СРСР не був у пошані.

Держкомвинаходів Ради Міністрів СРСР 1 травня 1974 р. затвердив
«Положення про товарні знаки».

З липня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про товарні знаки і
знаки обслуговування», хоча через дезінтеграцію СРСР він не набрав
чинності.

«Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності
і раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р.
стосувалося й товарних знаків. Згідно з актами, прийнятими відповідно до
цього положення, було передбачено механізм надання правової охорони в
Україні товарним знакам колишнього СРСР, продовження діловодства за
заявками, поданими на реєстрацію товарних знаків СРСР, подання заявок на
реєстрацію товарних знаків України.

Ось так ми підійшли до Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів та послуг», який Верховна Рада України прийняла 15 грудня 1993
р.

Отже, згідно з визначенням, яке міститься у статті 1, знак є
позначенням, за яким товари й послуги одних осіб різняться від
однорідних товарів і послуг інших осіб. У США визначення товарного знака
сформульовано конкретніше (слово, назва, символ, девіз або їх
комбінація). Українське формулювання відкриває більший простір для
маневру, даючи змогу використовувати як товарні знаки найрізноманітніші
позначення. Зокрема, у пункті 1.4 «Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»,
затверджених наказом Держпатенту України 28 липня 1995 р. № 116 (в
редакції наказу № 72 від 20 серпня 1997 р.), зазначалося, що об’єктами
правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні, у вигляді слів або сполучення літер;

зображувальні, у формі графічних композицій на площині;

об’ємні, у вигляді фігур або їх тривимірних композицій;

комбінації вищеназваних позначень.

Такі знаки можна виконувати в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.
У пункті 1.4 також зазначалося, що знак може бути звуковим, світловим, а
також кольором або поєднанням кольорів тощо.

Названі знаки реєструються Держдепартаментом інтелектуальної власності
(Установою) за наявності технічної можливості внесення їх до реєстру й
доведення до загальної відомості про їх реєстрацію.

В Україні знак не може бути антигуманним і аморальним.

Цитований пункт 1.4 дещо різниться від статті 5 Закону. У ньому йдеться
про те, що позначення можуть виконуватися в кольорі чи поєднанні
кольорів, але не мовиться про те, що колір може бути товарним знаком.
Надання статусу товарного знака кольору — дуже ризикована справа.
Кількість кольорів у природі не є безмежною. Для порівняння зазначимо,
що у США Патенгне відомство й суди надзвичайно обережно ставляться до
роздавання кольорів як товарних знаків.

У Законі від 15 грудня 1993 р. немає вимоги про те, щоб товарний знак
використовувався в комерційній діяльності до подання заявки на його
реєстрацію.

Щодо товарних знаків і знаків обслуговування в Україні передбачена
формальна та кваліфікаційна експертиза.

У США порядок жорсткіший, навіть, з урахуванням лібералізації, яка
відбулася в 1983 р. (див. §2 цієї лекції). У них товарний знак слугує не
для декорації, а є постійним бойовим прапором, під яким товари
прориваються на ринок.

Товарний знак в Україні упродовж його дії може не використовуватися
власником, проте права на нього не будуть втрачені протягом З років. США
жорсткіше регулюють і цей аспект. Два роки невикористання — і права на
товарний знак там втрачаються автоматично, а не згідно з рішенням суду,
як в Україні.

Пункт 1 статті 16 українського Закону є недоречним. Там зафіксовано:
«Права, що виникають із свідоцтва, діють від дати подання заявки». В
Україні, як державі континентальної системи права, реєстрація товарного
знака породжує права на нього. Про реєстрацію оголошують

з252 З З

публічно в офіційному бюлетені Установи. Про подання заявки ніхто, окрім
заявника й Установи, не знає. Тому в правовій державі приватна монополія
(а саме такою є власність на товарний знак) не може розпочати діяти до
того, як суспільство про неї дізнається.

В українському Законі, на відміну від «Тимчасового положення» від 18
вересня 1992 р. та союзного Закону від 3 липня 1991 р., немає такого
поняття, як «колективний знак» (яке, до речі, міститься в законодавстві
США). Але пункт 5 статті 5 Закону України фактично дозволяє видачу
колективного знака.

Промислові зразки, як ми вже знаємо з попередньої лекції, бувають
площинними та об’ємними. Те, що є об’єктом промислового зразка, може
часто бути і об’єктом товарного знака. Власник відповідного промзразка
може зареєструвати його ж і як товарний знак. Але в Україні
забороняється реєструвати як товарний знак чужий промисловий зразок.
Щоправда, в українському законі нічого не говориться про те, чи
застосовується ця заборона після припинення чинності патенту на
відповідний промисловий зразок.

У вітчизняному законі зазначається, що не можна реєструвати як знаки
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати
з:

фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні й належать іншим особам,
котрі одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо
однорідних то варів і послуг;

найменуваннями місць походження, крім випадків, коли їх ввели до знака
як елементи, що не охороняють ся, і зареєстрували на ім’я осіб, які
мають право використовувати такі найменування;

сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

Зазначимо, що останні два абзаци нашим парламентом були сформульовані,
як кажуть, «на виріст», бо Закон України «Про охорону прав на зазначення
походження товарів» було прийнято через п’ять з половиною років, а
законодавство про геральдику й сертифікаційні знаки відсутнє до цих пір.

Що ж стосується сертифікаційних знаків, то тут доречно зазначити таке. У
США не всі вони перебувають у віданні державних відомств, бо є і
приватні сертифікаційні фірми. Але всі сертифікаційні марки реєструються
відповідно до законодавства про товарні знаки.

§1. Україна

Це логічно й доцільно. Рано чи пізно такий механізм змушена буде
запровадити й Україна.

Слід звернути увагу на те, що законодавство про товарні знаки як
України, так і США не оперує стосовно товарного знака таким критерієм,
як «новизна». Цей критерій товарному знакові, на відміну від винаходу,
корисної моделі та промислового зразка, не потрібний. Товарному знакові
необхідна розпізнаваність.

У статті 19 сформульована можливість визнання знака повністю або
частково недійсним у разі:

невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

наявності у свідоцтві елементів зображення знака й переліку товарів і
послуг, яких не було в поданій заяві.

Після припинення дії свідоцтва тільки його власник може впродовж трьох
років поновити реєстрацію відповідного знака. Через три роки таке право
надається будь-якій особі.

Для реєстрації знака в іноземній державі попередній дозвіл Установи не
вимагається. Це пов’язано з тим, що за своєю сутністю товарний знак не
може бути чимось секретним (на відміну від винаходу, промислового зразка
й корисної моделі). Знак — це символ, він не містить технічної суті.

Закон від 15 грудня 1993 р. передбачає лише цивільно-правову
відповідальність за порушення прав власника свідоцтва на товарний знак.
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері товарних
знаків в Україні була встановлена Кримінальним кодексом від 5 квітня
2001 р. Нині стаття 229 «Незаконне використання знака для товарів і
послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження
товару» в ньому сформульована так:

«1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового
найменування, кваліфікованого зазначення походження товару або інше
порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у
великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної
продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для
її виготовлення.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, —

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією
відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально
використовувались для її виготовлення.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої
особи, —

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо
її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її
розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян.

В Україні є і адміністративна відповідальність.

Частиною першою статті 1643 «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України
про адміністративні правопорушення встановлено:

«Неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а
також імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця,
самовільне використання його імені, –

тягне накладення штрафу розміром від тридцяти до сорока чотирьох
неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої
продукції, знарядь виробництва та сировини чи без такої».

У США, на відміну від України, набагато жорсткіше ставляться до
порушників.

Вище йшлося про найцікавіші й найгостріші аспекти першого в історії
України закону про правову охорону товарних знаків. Сподіваємося, що не
лише викладачі, але і студенти ретельно самостійно опрацюють весь текст
Закону від 15 грудня 1993 р. (з подальшими змінами й доповненнями),
врахувавши зроблені вище зауваження.

Далі коротко зупинимося на Законі України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. (№ 752-ХІУ).

Зазначення походження товарів поділяються на прості та кваліфіковані.
Закон оперує, зокрема, такими поняттями:

«Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи
зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує
на географічне місце походження товару».

«Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоплює
(об’єднує) такі терміни:

назва місця походження товару;

географічне зазначення походження товару».

«Назва місця походження товару — назва географічного місця, яка
вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного
географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним
чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними
умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного
географічного місця людським фактором».

«Географічне зазначення походження товару — назва географічного місця,
яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього
географічного місця та має певні якості, репутацію або інші
характеристики, в основному зумовлені характерними для даного
географічного місця природними умовами чи людським фактором або
поєднанням цих природних умов і людського фактора».

«Географічне місце — будь-який географічний об’єкт із офіційно
визначеними межами, зокрема, країна, регіон як частина країни, населений
пункт, місцевість тощо».

«Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва географічного
місця, в якому спочатку цей товар вироблявся, яка згодом стала
загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару
безвідносно до конкретного місця його походження».

Слід додати, що Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 12
грудня 2000 р. (№ 583) затвердило «Положення про перелік видових назв
товарів». (Із зазначеним документом читач може ознайомитися, наприклад,
в «Офіційному віснику України», 2000 р., № 4).

На реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару заявник подає
Установі заявку. Вона повинна стосуватися лише одного зазначення
походження товару.

Пунктом 5 статті 11 встановлено:

«У ході експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару здійснюється перевірка цього зазначення стосовно
видових назв, занесених до переліку видових назв товарів.

Перелік видових назв товарів формується Установою на підставі Положення
про Перелік Видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів
України.

Якщо заявлена на реєстрацію назва місця походження товару або заявлене
на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься у
Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про
відмову у реєстрації».

Про заявку, яка відповідає встановленим вимогам, Установа публікує
відомості у своєму офіційному бюлетені. Після такої публікації будь-яка
особа може у встановленому порядку ознайомитися з матеріалами заявки та
подати впродовж шести місяців від дати публікації за перечення проти
реєстрації. Заявникові надається можливість відповісти на заперечення.
Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у
розгляді його. Якщо заперечення відсутнє або визнається не
обґрунтованим, то Установа приймає рішення про реєстрацію цього
кваліфікованого зазначення походження товару та-(або) права на
використання даного зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару й повідомляє про це заявника.

Документ про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення
походження товару називається свідоцтвом. Воно діє протягом 10 років від
дати подання заявки. Строк дії свідоцтва подовжується Установою на
наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва,
впродовж останнього року дії свідоцтва.

Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження
товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Реєстрація права на використання кваліфікованого зазначення походження
товару не обмежує прав інших осіб на реєстрацію їхніх прав на його
використання.

Звернімо увагу на ту обставину, що використання кваліфікованого
зазначення походження товару не дає права власникові свідоцтва видавати
ліцензію. Цим кваліфіковане зазначення походження товару різниться від
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і
послуг, топографічної інтегральної мікросхе-

ми. На використання цих об’єктів можуть видаватися ліцензії (про це
йтиметься в другому розділі даного посібника).

У нашому ж випадку власник свідоцтва має лише право:

використовувати зареєстроване кваліфіковане за значення походження
товару;

вживати заходи щодо заборони неправомірного використання кваліфікованого
зазначення походження то вару особами, які не мають на це права;

вимагати від осіб, які порушили його права, припинення цих порушень і
відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом
порядку.

У США немає спеціального закону про охорону зазначення походження
товару. Така охорона відбувається на підставі законодавства про товарні
знаки.

Отже, переходимо до правової охорони товарних знаків у США.

§2. США

Основу правової охорони товарних знаків у США становить законодавство
штатів. А воно представлене не лише статутним, але і пре-цедентним (case
law) та загальним правом (common law). Серед американських правників
поширена думка про те, що «Акт про товарні знаки» 1946 р. (відомий як
«Акт Ленхема») за своєю сутністю є переважно процедурним документом,
який регулює питання реєстрації знаків на федеральному рівні. Є й інші
думки, згідно з якими цей акт розглядається як закон, що містить і норми
матеріального права.

Товарні знаки й фірмові найменування вважаються власністю, але досить
своєрідною. її передача підлягає певним обмеженням. Товарні знаки й
фірмові найменування розглядаються як інструмент, що дає змогу
попередити введення споживачів в оману щодо джерела пропонованих їм
товарів.

У широкому розумінні товарний знак у США позначає сферу недобросовісної
конкуренції з огляду на те, що в недалекому історичному минулому вона
практично винятково становила собою непорядні дії стосовно використання
чужої репутації. У вузькому розумінні товарний знак є правовим символом,
який різниться від символів, що не мають жодного правового значення.
Наприклад, можна на аркуші паперу намалювати метелика. Якщо цим
зображенням не маркувати певні товари, які продаються, то малюнок
метелика буде не більше, ніж малюнком. Товарний знак є символом і має
правове значення. Звичайний малюнок жодного правового значення не має.

Згідно з «Актом Ленхема» фірмове найменування є найменуванням, яке
використовує особа, для ідентифікації свого бізнесу або професії. Слід
запам’ятати дуже важливу річ: товарний знак вказує на джерело походження
товару або послуги, а фірмове найменування — на джерело ділової
діяльності. Фірму без назви не можна уявити, як людину не можна уявити
без прізвища та імені. Саме під фірмовим найменуванням відповідний
суб’єкт виступає у суді як позивач і відповідач.

Американський законодавець розуміє товарний знак таким чином: «Поняття
товарний знак (trademark) включає будь-яке слово (word), назву (name),
символ (symbol), девіз (device) або їх комбінацію, які використовуються
особою або які особа має добропорядні наміри (bona fide) використовувати
в комерції та подає заявку на реєстрацію в «Основному реєстрі»,
встановленому цим законом для ідентифікації і виокремлення її товарів,
включаючи унікальний продукт (unique product), від виготовлених або
проданих іншими особами, і для зазначення джерела цих товарів, навіть,
якщо це джерело невідоме»1.

Знаки обслуговування ідентифікують не товари, а послуги. У США багато
різноманітних ресторанів, але саме в ресторанах «Мак До-нальдс»
обслуговують відвідувачів не так, як в інших підприємствах громадського
харчування.

У США є також сертифікаційні марки, які використовуються для
сертифікації регіонального чи іншого походження, матеріалу, способу
виготовлення, якості, точності та інших характеристик.

1 15 U.S.C. §1127. Selected Intellectual Property and Unfair Competition
Statutes, Regulations and Traeties. St. Paul, 1995. P. 34-35.

Запам’ятаймо: сертифікаційна марка використовується особою, яка не є її
власником. Відповідний власник не може застосовувати її для сертифікації
тих товарів, які він сам виробляє. Чому? Тому що будуть зловживання. Для
того, аби сертифікаційна марка виконувала свої функції, необхідно, щоб
вона сертифікувала чужу продукцію.

Марка «Good Housekeeping» засвідчує якість товарів побутового
використання, а марка «Roquefort» — регіональне походження сиру.

Колективні марки застосовуються для ідентифікації членства в певному
колективі чи організації. Від сертифікаційних марок вони різняться тим,
що організації-власниці можуть використовувати колективні марки для
зазначеної мети.

Нині у США щодо товарного знака діє такий принцип: споживач, глянувши на
товарний знак, робить висновок, що маркований знаком продукт походить з
того ж джерела, що й інші товари з цим же знаком. Таке джерело може бути
анонімним. Споживачеві може бути абсолютно байдуже, хто виготовляє
товари, які він купує, під певним знаком. Споживача цікавить, аби товари
під цим знаком були однакової якості, незалежно від того, де вони
придбані — у Каліфорнії чи у Флориді.

Під винятковим правом на фірмове найменування мається на увазі саме
найменування, відоме на ринку. Якщо така інформація відсутня, то інші
особи можуть використовувати ідентичні найменування як свої фірмові.

З огляду на англосаксонську систему права, за якої звичай вважається
одним з її джерел, неважко зрозуміти таке: власність на товарний знак
(знак обслуговування, фірмове найменування) породжується його
використанням. Якщо він не використовується, то споживач просто не в
змозі ідентифікувати його з відповідними джерелами походження. Право на
товарний знак випливає з використання знака, а не просто з його
наявності. В Україні, у зв’язку з континентальною системою її права,
реєстрація знака має конститутивне значення. Цим ми різнимося від США.
Один з американських судів якось дійшов висновку, що той, хто не
використовує знак, не може володіти ним. Але «Акт щодо перегляду
законодавства з товарних знаків», який набрав чинності 16 листопада 1983
p., вперше в історії США дозволив реєстрацію знака, який ще не
використовується, за умови, що у заявника є добропорядні наміри
застосовувати знак у міжштатній торгівлі. Заявник у цьому разі має
розпочати використання товарного знака не пізніше, ніж через півроку
після подання заявки на реєстрацію відповідного знака. Якщо в заявника
знайдуться вагомі причини не вкластися у вказаний термін, то йому за
його заявами в цілому може надаватися термін у 2 роки від дати подання
заявки до початку використання знака. Визначення товарного знака,
наведене на початку цього розділу, враховує зазначену модифікацію
законодавства.

Слід зазначити й таку важливу обставину. Згідно з нормами загального
права (common law) просто факту використання знака замало для виникнення
власності на нього. Необхідно, щоб особа присвоїла собі цей знак і
використовувала його саме як товарний знак та мала намір і надалі його
використовувати саме як товарний знак. Лише використання на ринку
генерує власність на знак.

Американське законодавство та практика його застосування широко
використовують поняття «вторинне значення» (secondary meaning) щодо
товарного знака (фірмового найменування). Воно означає, що первинне
значення знака й фірмового найменування вже не є описовим, а є джерелом
вказівки товару чи послуги або ділової активності (бізнесу). Так
словесний знак «Кленовий лист», який використовується для позначень,
наприклад, джерела вершкового масла, покупці сприймають саме як товарний
знак, а не як кленовий лист у прямому розумінні.

У нас в Україні водночас не можуть застосовуватися два ідентичні знаки,
а у США це трапляється.

Може виникнути ситуація, за якої особа «А» першою використала знак «Б»
на ринку «В», але водночас другою використала «Б» на ринку «Г». А особа
«Д» використала на ринку «Г» знак «Б» першою. «Акт Ленхема» дозволяє
конкурентне використання знака та «реєстрацію, яка збігається» за умови,
що це не викликає плутанини, помилки й не вводить споживачів в оману. Як
правило, таке рішення керівник Патентного відомства не поспішає
приймати, а чекає відповідної постанови суду.

Власність на товарний знак реалізується його передаванням. Згідно з
«Актом Ленхема» передавання має фіксуватися письмово. Але за загальним
правом (common law) передавання вважається чинним і в усній формі.

Втрата права на товарний знак відбувається тоді, коли товарний знак
втрачає функції, які згадувалися вище. Якщо позначення товарного знака
перетворюється в назву виду, то це вже не товарний знак. Як же
дізнаються, коли певне позначення є товарним знаком, а коли воно вже
перетворилося в назву виду? Досить просто. Якщо позначення вказує на
джерело походження товару чи послуги, то маємо справу саме з вторинним
значенням. Говорячи «Мак Дональде», ми зразу ж уявляємо який комплекс
послуг на нас чекає у цих ресторанах, розташованих у всіх куточках
планети від Нью-Йорка до Києва.

Якщо позначення вказує не на джерело походження, а на продукт, то це і є
видовим позначенням. Коли ми говорячи «термос», розуміємо під цим словом
вакуумну колбу з подвійними стінками, вміщену в металевий або
пластмасовий футляр, то тут вже про товарний знак і не йдеться. Товарний
знак став назвою товару. В такій ситуації не позаздриш, наприклад,
власникові товарного знака «термос». Знак втратив своє вирізняльне
значення — посилання на джерело походження товару. Отже, гроші,
витрачені на реєстрацію (перереєстрацію) знака підтримання його
чинності, виявилися марними. Відповідних реальних прикладів відомо
багато («примус», «вазелін», «аспірин» тощо).

Чого слід дотримуватися, аби у США товарний знак не перетворився в назву
виду? Передусім необхідно, щоб товар, який випускається та реалізується
під певним товарним знаком, мав ще й свою власну назву, якою охоче
користуються споживачі. Наприклад, вимовляючи «Зінгер», споживач уявляє
не швейну машинку як таку, а те, що швейні машинки походять з джерела
виготовлення чи з джерела збуту, позначених знаком «Зінгер». Нагадаємо
ще раз — згідно з американськими поняттями товарний знак не повинен
вказувати на те, що він представляє джерело виготовлення чи джерело
збуту. Для споживача товарний знак уособлює джерело товарів однакової
якості (детальніше про це йтиметься в лекції, присвяченій ліцензуванню
товарних знаків).

Законодавство США допускає відмову від товарного знака. Відмовитися
можна за допомогою публічного оголошення. Відмова може виконуватися і
шляхом немаркування знаком відповідних продуктів чи епізодичного
маркування лише частини продуктів. Необхідно також мати намір не
використовувати знак у майбутньому. Згідно з «Актом Ленхема»,
невикористання знака впродовж двох років поспіль є достатнім свідченням,
відмови від нього.

Перетворення знака у видову назву й відмова від знака є підставами для
відміни реєстрації. У США реєстрація знака не породжує права власності
на нього, але надає заявникові певні переваги. Реєстрація розглядається
як один з важливих способів повідомлення публіки про претендування на
право власності на знак.

На федеральному рівні реєстрація відбувається в «Основному» та
«Додатковому» реєстрах. Останній був запроваджений для того, щоб
створити можливість позначенню, яке ще не набуло статусу «вторинного
значення», бути зареєстрованим у тих країнах, законодавство котрих
передбачає обов’язковість першопочаткової національної реєстрації
знаків.

Окрім названих двох реєстрів, Патентне відомство США розробило ще три
реєстри позначень: знаків обслуговування, колективних знаків і
сертифікаційних марок (знаків).

Знак має розташовуватися на товарах або контейнерах (упаковках) чи на
табличках і ярликах, які прикріплюються до товарів або до контейнерів, в
яких вони зберігаються.

У США не підлягають реєстрації позначення, які:

вводять в оману, є аморальними і скандальними;

фальшиво вказують на зв’язок з іншою особою, закладом, віруванням,
національним символом;

є гербами, прапорами та іншими знаками структур влади;

є прізвищами, підписами, портретами живих людей;

є описовими чи неправдиво описовими й не мають «вторинного значення»;

здатні викликати помилку та плутанину і ввести в оману щодо іншого
знака.

В «Акті Ленхема» під «живими людьми» розуміють не всіх смертних, а лише
тих, кого добре знає громадськість. У США позначення описового характеру
не реєструються як товарні знаки до того часу, поки вони не набудуть
статусу «вторинного значення».

Федеральна реєстрація має такі переваги: по-перше, реєстрація
розглядається як «конструктивне повідомлення публіки про знак»;
по-друге, вона вважається свідченням дії знака; по-третє, спираючись на
реєстрацію можна добитися заборони в США імпорту контрафакт-них товарів;
по-четверте, реєстрація дозволяє знакові досягти статусу «безспірного»
(incontestable).

Безспірність товарного знака означає, що після 5 років використання
знака його реєстрацію можна відмінити лише спираючись на дуже обмежене
коло підстав. Фахівці вважають цю норму серйозним відступом від
принципів «загального права». Відмінити реєстрацію в разі безспірного
товарного знака можна, наприклад, тоді, коли він перетворився у видову
назву.

Недобросовісну конкуренцію аж ніяк не можна уявити без дій навколо
товарного знака. Його імітують, підробляють тощо. Схожі позначення
навмисне, а то й ненавмисне вводять споживачів в оману.

Під час визначення можливостей введення товарним знаком в оману
найважливішим критерієм є цілісне враження, яке він справляє на
споживача. Знак не можна сприймати частинами, його слід сприймати лише в
цілому.

Фальшивість, неправдивість, здатність вводити в оману й заплутувати
перевіряється реакцією споживачів.

На думку американських судів, можливість плутанини залежить від:

сили знака;

схожості контрафактного позначення і знака;

взаємозв’язку між контрафактними товарами й товарами із законним знаком;

схожості джерел роздрібного продажу;

сутності реклами й каналів торгівлі;

• намірів відповідача (якого позивач вважає порушником). Використання
спірного позначення, яке протягом тривалого часу

не викликало серед споживачів плутанини стосовно товарного знака,
вважається як таке, що не може ввести в оману.

Порушником-підбурювачем вважається та особа, яка змушує третю особу
порушити товарний знак.

Використання товарного знака конкурента в рекламі, що правдиво
відображає порівнювані характеристики товарів, є у США досить поширеним
явищем і не вважається порушенням виняткових прав власника товарного
знака. Використання чужого товарного знака у порівняльній рекламі
забороняється тоді, коли таке порівняння може ввести споживачів в оману
щодо джерела, ідентичності або спонсорства продукту рекламодавця.

Посилання на чужий товарний знак вважається правомірним з метою
фактологічної чи історичної інформації. Тобто щодо товарного, знака
законодавство США передбачає можливість його добропорядного використання
в певних випадках.

«Акт Ленхема» передбачає відповідальність за неправдиво вказане джерело
походження товарів і послуг.

Оскільки згаданий Акт за своєю початковою сутністю був
цивільно-правовим, то Конгрес США в 1984 р. прийняв закон, який доповнив
«Акт Ленхема» положеннями про кримінальну відповідальність за
контрафакцію товарного знака.

Отже, за порушення прав, що випливають з товарного знака, в США
встановлена така відповідальність.

Власникові знака, виняткові права якого були порушені, згідно з рішенням
суду можуть бути відшкодовані збитки. У певних випадках — у потрійному
розмірі. З порушника також можуть бути стягнені прибутки, одержані ним у
результаті протиправного використання чужого знака. Позивачеві, що
виграв справу, відшкодовують також судові витрати. Згідно з рішенням
суду знищують ярлики, позначення, упаковку тощо, на яких міститься
контрафактний товарний знак.

За зловмисне використання контрафактного товарного знака на фізичну
особу може накладатися штраф розміром до 2 млн доларів, їй також
загрожує ув’язнення терміном до 10 років. Покарання можливе у формі як
штрафу, так і ув’язнення. Стосовно юридичних осіб розмір штрафу
становить до 5 млн доларів. Якщо особа вже притягалася за це до
кримінальної відповідальності, то розмір штрафу для фізичної особи
становитиме до 5 млн доларів, а термін її ув’язнення — 20 років. Особа
може водночас бути покараною штрафом і ув’язненням. За повторне
правопорушення на юридичну особу накладається штраф у розмірі до 15 млн
доларів.

На закінчення коротко про два явища, які є у США, але поки що не
привернули увагу українських законодавців.

Законодавство США з товарних знаків охороняє і trade dress («торговельне
вбрання»). Це колір, кольорова комбінація, упаковка, Нефункціональна
форма товару, а також його інше «вбрання». Товарні знаки можуть бути
частиною trade dress і навпаки, trade dress Можуть повністю складатися з
товарного знака. Наприклад, форма Пляшки «Кока-коли» — це одночасно і
товарний знак, і trade dress.

Американське законодавство під trade dress розуміє сукупність елементів,
у які «одягається» продукт або послуга. Елементи комбінуються таким
чином, щоб у покупця створилося цілісне візуальне враження про джерело
походження товару або послуги. Trade dress нині Не обмежується
упаковкою, а може охоплювати прийоми маркетингу (наприклад, оформлення
торговельного приміщення) та реклами.

Іншим, поки що невідомим нашим законодавцям явищем, є ди-люція. Це
використання чужого товарного знака для маркування ним тих товарів, які
не позначаються його законним власником. Дилю-Ція послаблює
розрізнювальну здатність і унікальність товарного знака. З нею у США
борються як на рівні штатів, так і на федеральному рівні, і до цієї
проблеми рано чи пізно змушені будуть звернутися й українські
законодавці.

Контрольні питання

Контрольні питання

§1. Україна

Чи існувала охорона товарних знаків у дореволюційній Росії?

Які правові документи з охорони товарних знаків у колишньому СРСР Ви
знаєте?

Які нормативні документи щодо знаків для то варів і послуг в Україні Вам
відомі?

Що вважається товарним знаком в Україні?

Чи може в Україні знак бути світловим?

Чи обов’язково в Україні використання товарного знака має передувати
його реєстрації?

Яке Ваше ставлення до пункту 1 статті 16 Закону України від 15 грудня
1993 р.? Аргументуйте свою позицію.

Що породжує в Україні право на знак — використання чи реєстрація? Чому
Ви так вважаєте?

Чи є в Україні колективний знак?

Чи можуть збігатися об’єкти промислового зразка й товарного знака?

Що Ви чули про законодавче регулювання в Україні фірмових найменувань,
зазначень місць по ходження й сертифікаційних знаків?

Чому щодо товарних знаків не застосовується критерій «новизна»?

Чи чули Ви про випадки, коли знак перетворюється в загальновживане
позначення товарів і послуг?

Чи бере участь Держпатент інтелектуальної власності у процесі подання
заявок для реєстрації знаків за кордоном?

Яка в Україні передбачена відповідальність за порушення прав, що
випливають з реєстрації знаків для товарів і послуг?

Який строк дії свідоцтва на знак для товарів і по слуг в Україні?

Чим визначається в Україні обсяг правової охорони знаків для товарів і
послуг?

Які позначення не можуть отримати в Україні правову охорону як знаки для
товарів і послуг?

Які документи містить заявка на одержання свідоцтва на знак для товарів
і послуг в Україні?

Що с датою подання заявки на одержання свідоцтва на знак?

Як відбувається в Україні експертиза заявки?

Які права та обов’язки випливають із свідоцтва на знак для товарів і
послуг?

Що Вам відомо про механізм припинення дії свідоцтва та визнання його
недійсним в Україні?

Що таке «право повторної реєстрації» в Україні?

Які суперечки стосовно знаків для товарів і по слуг розв’язуються в
Україні в судовому порядку?

Чим просте зазначення походження товарів різниться від кваліфікованого?

Що охоплює поняття «географічне зазначення походження товару»?

Яким умовам для одержання охорони має відповідати назва місця походження
товару?

Яке географічне зазначення походження товару може претендувати на
одержання правової охорони?

Які підстави встановлені для відмови в наданні правової охорони
кваліфікованому зазначенню походження товару?

Як відбувається експертиза й реєстрація кваліфікованого зазначення
походження товару та(або) права на використання зазначення походження
товару?

Які права і обов’язки випливають з реєстрації кваліфікованого зазначення
походження товару та(або) права на його використання?

§2. США

Коли було прийнято у США «Акт Ленхема»?

Що таке широке та вузьке розуміння товарного знака у США?

Чим різняться між собою фірмове найменування й товарний знак?

Як розуміє товарний знак «Акт Ленхема» в останній його редакції?

Що таке знак обслуговування, сертифікаційний знак (марка), колективний
знак?

Як Ви розумієте те, що джерело походження то варів маркованих товарним
знаком, може бути анонімним?

Чи можна у США подавати заявку на федеральну реєстрацію знака, який ще
не використовується?

Як Ви розумієте принцип «прийняття и використання» стосовно товарного
знака у США?

Контрольні питання

9. Що таке «вторинне значення» товарного знака та яке це має значення у
процесі його правової охорони?

Чи можуть у США на федеральному рівні існувати два ідентичні товарні
знаки?

Коли у США може бути втрачено право на товарний знак?

Що таке trade dress? Як Ви розумієте дилюцію?

Як розрізняють у США товарний знак і видове позначення?

Як Ви думаєте, яких заходів треба вживати, щоб товарний знак не
перетворився у видове поняття?

Що таке відмова від товарного знака та як вона відбувається у США?

Чи породжує у США реєстрація знака права власності на нього?

Що таке у США «Основний» і «Додатковий» реєстри?

Які позначення не реєструються у США як товарні знаки?

Які переваги надає федеральна реєстрація знаків?

Що таке «безспірність» товарного знака у США?

Які фактори впливають на здатність позначення ввести споживачів в оману
та викликати плутанину?

Чи можливе у США добропорядне використання чужого товарного знака
третіми особами? Як саме?

Яка відповідальність передбачена у США за по рушення законодавства про
товарні знаки?

АВТОРСЬКЕ ПРАВО Й СУМІЖНІ ПРАВА

§1. Україна

Власної системи охорони авторського права Україна в історичному минулому
не мала. Якщо простежити історію вітчизняного правового регулювання в
даній сфері, то слід згадати нормативно-правовий акт Російської імперії
від 20 березня 1911 p., що мав назву «Положення про авторське право».
Зазначене положення запозичило накопичений Європою досвід з правової
охорони авторських прав. Фахівці відзначають, що «міцність» охорони
авторських прав у Росії поступалася європейській. Після революції 1917
р. концепція націоналізації була поширена й на інтелектуальну сферу.
Радянське авторське право містило норму про можливість примусового
викупу державою авторського права. Автори позбавлялися права давати чи
не давати дозвіл на публічне виконання їхніх творів, у тому числі за
допомогою технічних засобів (кіно, радіо, телебачення тощо). Цивільний
кодекс У PCP від 18 липня 1963 р. не передбачав охорони суміжних прав. У
цьому Кодексі авторському праву було відведено розділ IV. Він охоплював
статті 472-513.

31 травня 1991 р. Верховна Рада СРСР прийняла «Основи цивільного
законодавства Союзу PCP і республік». Вони розширили коло об’єктів, що
охороняються, подовжили термін чинності авторського права до 50 років
від дати смерті автора, запровадили охорону суміжних прав. Невдовзі
деінтегрувався СРСР, і Україна стала незалежною. Зазначені «Основи» в
Україні чинності не набирали. В Росії вони використовувалися як
тимчасовий цивільний кодекс.

23 грудня 1993 р. Верховна Рада України першого скликання прийняла Закон
України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3792-XII). Його було
опубліковано у «Відомостях Верховної Ради України» за 1994 рік (№ 13).
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про
авторське право і суміжні права”» від 11 липня 2001 р. (№ 2627-ИІ)
зазначений закон було викладено в

новій редакції (див «Офіційний вісник України», 2001, № 32, «Відомості
Верховної Ради України», 2001, № 43)

Авторське право — особисті (немайнові) і майнові права авторів та їхніх
правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням наукових
літературних і мистецьких творів Суміжні права — права виконавців,
виробників фонограм та організацій мовлення Французькою мовою суміжні
права звучать як les droits voisins (сусідські права), а англійською —
related rights (пов’язані, родинні права) Трапляється й термін
neighbouring rights

Стаття 8 («Об’єкти авторського права») містить перелік, який охоплює 16
видів творів Сімнадцята позиція названа як «шин» і встановлена
законодавцем на той випадок, коли з’являться види творів, яких нині
немає Не станемо перераховувати зазначені у статті 8 об’єкти Читач може
зробити це самостійно Для порівняння наведемо перелік об’єктів копірайту
з нині чинного законодавства США Цей перелік містить 8 позицій

літературні твори (literary works),

музичні твори, включаючи будь-які супровідні слова (musical works
including any accompanying words),

драматургічні твори, включаючи будь-яку акомпанівну музику (dramatic
works including any accompanying music),

пантоміми й хореографічні твори (pantomimes and choreographic works),

малюнкові, графічні та скульптурні твори (pictorial, graphic and
sculptural works),

кінофільми та інші аудіовізуальні роботи (motion pictures and other
audiovisual works),

фонограми (sound recordings),

архітектурні твори (architectural works)

Зіставляючи американський і український переліки об’єктів авторського
права, можна дійти висновку, що між ними немає принципових відмінностей
Та це й не дивно, хоч би з огляду на ту обставину, що і Україна, і США є
державами-учасницями Бернської конвенції про охорону літературних і
художніх творів Практично всі об’єкти, на які в Україні поширюється
авторське право, є копі-райтоспроможними й у США Український перелік
можна вважати більш деталізованим, ніж американський Законодавство
України надає правову охорону виступам, лекціям, промовам, проповідям та
іншим усним творам (див. ст. 8). Ось тут між законодавствами України і
США можна побачити значні відмінності, що ілюструються подальшим
аналізом основних норм копірайтного законодавства США. У США твір має
фіксуватися в будь-якій осяжній формі. Хоч український законодавець і
вважає усну форму об’єктивною, все-таки вона є суб’єктивною. Спираючись
на неї, важко, а то й неможливо відтворити, сприйняти чи передати твір.

Американські фахівці Р.Дорр та К.Манч зазначають: «Роботи не є
копірайтоспроможними, якщо вони є просто ідеями чи ефемерними звуками та
жестами. Вони мають бути в осяжній (tangible) формі, що означає форму,
спроможну візуально чи звуково відтворювати відображення
(representation) оригінальної роботи». У нас така, як і в американців,
ситуація навколо об’єктів, що не охороняються.

Виникнення і здійснення прав, передбачених Законом України, не вимагає
виконання будь-яких формальностей. Це ж саме і у США. У нас, як і у США,
попереджувальне маркування © є факультативним. В обох країнах діє
інституція державної реєстрації авторських прав.

Між авторським правом і правом власності на матеріальний об’єкт Україна,
як і США, проводять чітку лінію (див. ст. 12).

Українське законодавство, як і законодавство США, сприймає автора як
первинного суб’єкта авторського права (див. ст. 11). Практично однаково
в Україні і США розуміють співавторство, особисті та майнові права
автора (див. ст. 13, 14, 15).

Статті 21-25 нашого Закону містять положення про, кажучи
по-американськи, добросовісне використання копірайтних творів (fair
use).

Американський фахівець з копірайту не здивувався б, ознайомившись з
нормами нашого законодавства про перехід авторського права у спадок та
до суспільного надбання, передавання авторського права, виняткову і
невиняткову ліцензії.

І в Україні, і у США об’єктом авторського права є результат творчої
праці. Суто технічній роботі (передруку, коректурі, редагуванню,
механічному складанню довідника тощо) правова охорона не надається.

Охорона надається будь-якому твору, незалежно від його художньої
цінності, форми і готовності.

§1. Україна

За законодавством України існує чотири види особистих немай-нових прав:
право авторства, право автора на ім’я, право на недоторканність твору,
право на його обнародування.

Суміжні права базуються на використанні чужих авторських прав. Часто
необхідно, щоб між автором і публікою був посередник. Ним є виконавець
(наприклад, автор вміє створювати чудові пісні, але має кепський голос,
щоб самому їх співати). Окрім виконавців, посередниками між авторами і
громадськістю вважаються виробники фонограм та організації
радіотелемовлення (див. ст. 39, 40, 41 Закону).

Суб’єкти суміжних прав мусять користуватися своїми правами так, щоб не
порушувати права авторів творів, які використовуються ними. Виробники
фонограм і організації мовлення не повинні порушувати права авторів і
виконавців, а організації мовлення мають під час своєї діяльності не
порушувати права виробників фонограм, авторів і виконавців.

Закон України передбачає лише цивільно-правові способи захисту
авторського права й суміжних прав.

Стаття 176 «Порушення авторського права й суміжних прав» Кримінального
кодексу України від 5 квітня 2001 р. сформульована так:

«1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури,
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне
відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм
мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне
порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало
матеріальної шкоди у великому розмірі, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією всіх примірників
творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі,

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням волі від двох до п’яти років з конфіскацією всіх
примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних,
виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів,
які спеціально використовувались для їх виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої
особи, —

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода
вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в
особливо великому розмірі, — якщо її розмір у тисячу і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Процитуємо і статтю 216 «Незаконне виготовлення, підроблення,
використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених
марок акцизного збору чи контрольних марок» Кримінального кодексу
України.

«1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи
контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних чи
голографічних захисних елементів, —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,

караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років
з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи
голографічними захисними елементами».

Слід у даній лекції згадати і про чотири статті з Кодексу України про
адміністративні правопорушення.

Стаття 164е «Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без
державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів».

«Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи
передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, —

тягне за собою накладання штрафу від двадцяти до сорока п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
а ткож грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в
прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п’яти до дев’яноста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і
відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу
або передачі в прокат.

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх
демонстрування, продажу, передачі в прокат, —

тягне за собою накладання штрафу від шістдесяти до дев’яноста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом
року після застосування заходів адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від дев’яноста до ста п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат».

Стаття 164і «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів,
передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і
демонстрування фільмів» встановлює:

«Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів,

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в
прокат.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в
прокат».

Стаття 1649 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних».

«Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними
марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію
цього примірника, або номер, який не відповідає даним єдиного реєстру
одержувачів контрольних марок, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних».

Можливо, у зазначених вище статтях вбачається передусім намагання
держави забезпечити належні правила гри в підприємницькій діяльності, а
не турбота про неухильне дотримання авторських і суміжних з ними прав.
Дехто стверджуватиме, що малося на увазі і те, і інше.

А тепер варто звернути увагу на копірайтне законодавство США. Мова піде
про великий за обсягом і складний закон — «Акт про копірайт».

§2. США

Історично Сполучені Штати Америки — країна загального права (соттоп
law). Його суть стосовно копірайту популярно можна викласти так: це
право автора першим опублікувати свій твір. Нікому не дозволялося
публікувати твір певного автора без його дозволу до публікації твору ним
самим. Після публікації кожна особа могла копіювати його. Статут 1711 р.
англійської королеви Анни став першим актом центральної влади, який
урегульовував правовідносини у зв’язку з копірайтом. Копірайтна охорона
надавалася творам протягом 14 років і цей термін міг подвоюватися.

На стор. 326 «Webster’s New World Dictionary of the American Language»
пояснюється, що копірайт є виключним правом (exclusive right) на
публікацію (publication), виробництво (production) або продажу (sale)
прав на літературний, драматургічний, музичний або художній твір, або на
виготовлення (manufacturing), або продаж (merchandising) ярлика (label)
наданого, згідно із законом, на визначену кількість років (definite
period of years) автору, композитору, митцеві (artist), дистриб’ютору
тощо.

Упродовж тривалого часу федеральне законодавство США з копірайту
передбачало, що в разі відсутності на творі попереджувального
застереження про копірайт — © твір вважався суспільним надбанням (public
domain) і кожний бажаючий міг його копіювати.

Після прийняття в 1976 р. «Акта про копірайт» (він набрав чинності 1
січня 1978 p.), у США, по суті, перестало діяти звичаєве право у сфері
копірайту. Тепер копірайт — прерогатива статутного законодавства.

Структура «Акта про копірайт»* 1976 р. має такий вигляд: Глава 1. Опис
обсягу прав, що охороняються копірайтом. Глава 2. Розгляд питання
власності.

Глава 3. Питання верховенства законодавства й терміну чинності
копірайту.

* Автор користувався англомовним текстом «Акта про копірайт», який
міститься у книзі «Selected Intellectual Property and Unfair Competition
Statutes, Regulations and Treaties» (St. Paul, 1995).

Глава 4. Формальні питання копірайту.

Глава 5. Порядок визначення порушень копірайту й відшкодування
спричиненої шкоди.

Глава 6. Обмеження щодо виробництва та імпорту предметів, що підпадають
під копірайт.

Глава 7. Питання функціонування Відомства з копірайту.

Глава 8. Механізм функціонування Трибуналу з копірайту.

У статті 102 «Акта» зазначається, що «охорона з копірайту надається
оригінальним авторським творам», зафіксованим у будь-якому осяжному
виразному середовищі, відомому нині чи одержаному в майбутньому, з якого
вони можуть сприйматися (perceive), репродукуватися (reproduce) чи
повідомлятися (communicate) іншим способом прямо або за допомогою машини
чи пристрою. У жодному випадку копірайтна охорона не поширюється на
будь-яку ідею, процедуру, процес, систему, метод управління, концепцію,
принцип або відкриття, незважаючи на форму, в якій вони записані,
пояснені, ілюстровані чи втілені в таких творах.

Копірайтна оохорона – надзвичайно складне явище. В одній з американських
публікацій зазначалося, що вивчення копірайт нагадує собою вивчення
шизофренії.

Запам’ятаймо: копірайт захищає форму вираження, а не його суть.

Авторство розуміється як щось таке, що створене, а не просто знайдене у
природі. Критерій «оригінальність» вимагає творчості, хоч остання може
бути мінімальною. Твір має бути не лише оригінальним, а й новим для
публіки. Форма фіксації для копірайту значення не має.

Оскільки копірайт захищає не ідею, а її відображення, то фахівці кажуть,
що не завжди легко знайти ту точку, де закінчується вираження й
починається ідея.

Розглянемо приклади.

У реальній дійсності корова не сміється. Але якийсь художник зобразив
корову такою, що сміється. Цей малюнок він продав молокозаводу, а той
розміщує його, зокрема на пачках вершкового масла. Без дозволу власника
копірайту інші особи не можуть відтворити саме такий малюнок корови, яка
сміється. Однак інші особи можуть зобразити корову, що сміється в іншій
позі, з іншою усмішкою. Отже, корова, яка сміється, — ідея. Але копірайт
ідей не захищає. Він захищає відображення ідеї, тобто конкретний малюнок
корови з конкретною усмішкою. У цьому разі ідею і відображення можна
розмежувати.

Уявімо, що письменникові захотілося передати словами стогін пораненої
людини. Очевидно, це буде подано так: «А-а-а-а!». Ідея в цьому випадку —
біль, відображення ідеї — «А-а-а-а!». Це, очевидно, той випадок, коли
ідея і відображення зливаються так тісно, що важко сказати, де
розпочинається одне й закінчується інше. Кожний художник, звичайно, може
намалювати свою корову, що сміється. Але всі письменники стогін
пораненої людини передадуть: «А-а-а-а!».

У статті 103 зазначено, що копірайт щодо компіляційних творів чи
похідних творів (переклад, сценарій тощо) поширюється лише на те, що
особисто створено автором компіляції. Автор, наприклад, вірша, вміщеного
до антології, продовжує зберігати своє авторство.

Стаття 104 надає правову охорону всім неопублікованим творам незалежно
від місця проживання і громадянства автора. Щодо опублікованих робіт
правова охорона надається, якщо публікація твору вперше відбулася у США
чи в країнах, що є учасниками певних міжнародних договорів, або роботи,
опубліковані громадянами цих країн чи особами, які проживають у них.

Стаття 105 позбавляє копірайтної охорони роботи уряду США, хоч
американська адміністрація може стати власником копірайту шляхом
передання їй відповідних прав.

Стаття 106 містить перелік виняткових прав, що надаються власникові
копірайту:

відтворювати роботу у примірниках чи фонограмі;

готувати похідні роботи, що базуються на творі, який охороняється
копірайтом;

поширювати серед публіки примірники твору чи його фонограми шляхом
продажу та іншої передачі власності або здавання в найм, лізинг чи борг;

публічно виконувати літературний, музичний, драматургійний,
хореографічний твір, пантоміму, фільм та іншу аудіовізуальну роботу, що
охороняються копірайтом;

публічно виставляти літературний, музичний, драматургійний,
хореографічний твір, пантоміму, малюнок, графічні, скульптурні роботи,
індивідуальні образи (individual images) фільму та іншої аудіовізуальної
роботи;

у випадку твору візуального мистецтва — претендувати на авторство чи
відмовлятися від нього й запобігати не навмисному спотворенню чи
знищенню твору.

Запам’ятаймо: відтворення в будь-якій формі вираження (expression), що
охороняється копірайтом, є винятковим правом власника копірайту. Власник
також має виняткове право на перетворення вираження з однієї форми в
іншу (наприклад, на екранізацію роману).

Виняткове право на поширення твору серед публіки, як кажуть американці,
є «драматично обмеженим». Його слід розуміти лише як право першого на
відповідне поширення (наприклад, продаж книги, що містить копірайтний
роман, власником копірайту вичерпує його права стосовно цього примірника
книги). Виняткові права на виконання (performance) чи показ (display)
поширюються лише на публічні дії.

Виняткові права не є безмежними. Статті 107-120 формулюють випадки
«добропорядного використання» (fair use) копірайтних товарів. Зокрема,
не вважаються порушеннями копірайту використання копірайтних творів з
метою критики, коментування, повідомлення новин, навчання,
науково-дослідної діяльності. При цьому до уваги беруться такі чинники:

мета й характер використання, зокрема, чи має воно комерційний характер
або спрямоване на неприбуткову освітню діяльність;

суть копірайтного твору;

обсяг і суттєвість використаної частини щодо копірайтного твору в
цілому;

вплив використання на потенційний ринок твору або на його цінність.

Стаття 108 передбачає спеціальні винятки з копірайту для бібліотек та
архівів.

Публічний показ законно виготовленої копії не вважається порушенням
виняткових прав за умови, що він виконується для глядачів в одному
примірнику.

Стаття 111 стосується «вторинної трансмісії» — публічних передач
кабельними системами та їх ретрансмісії абонентам. Ретрансмі-сія має
місце тоді, коли сплачуються ліцензійні платежі.

Можливість виготовлення фонограм організаціями мовлення передбачена
статтею 112.

Стаття 113 стосується малюнкових, графічних і скульптурних робіт.
Зокрема, чужі малюнки та фотографії не можна без відповідного дозволу
використовувати з метою реклами й повідомлення новин. Передбачені права
автора щодо запобігання зруйнуванню твору, втіленого в будівлі.

Виняткові права на звукозапис стаття 114 обмежує правами на відтворення,
підготовку похідних робіт та їх поширення. Виняткове право на публічний
показ не застосовується до звукозаписів.

Стаття 117 стосується комп’ютерного забезпечення (software). Не
вважається порушенням виготовлення копії (з використанням законно
отриманої програми) у внутрішній пам’яті комп’ютера. Дозволяється певна
модифікація software. Власник software може виготовляти архівні копії з
метою запобігання випадковому руйнуванню придбаної ним програми. Якщо
власник відповідного комп’ютерного забезпечення змінюється, то копії
разом з оригіналами мають передаватися новому володареві.

Стаття 120 дозволяє за певних обставин малюнкове відтворення
архітектурних робіт. Вона також регламентує процедуру зруйнування
будівлі (що містить копірайтні роботи, наприклад, художнє панно) її
власником.

«Акт про копірайт» 1976 р. передбачає примусові ліцензії на
рет-рансмісії, які згадувалися вище.

Необхідно особливо підкреслити: копірайт охороняє право на вираження,
але не право на фізичний об’єкт, що містить це вираження. Ця норма є і в
українському законодавстві. У нас, як і в американців, первинне
володіння копірайтом належить авторові (співавторам). Співавтор має
право використовувати на свій розсуд роботу в цілому й дозволяти її
використання третім особам. Перекладач твору не має права репродукувати
його чи уповноважувати інших осіб на репродукування перекладу без
дозволу власника копірайту. Якщо твір має форму збірника, то власник
кожної його частини має право лише на своє, але не на чуже.

Стосовно робіт, створених найманим працівником, копірайт належить його
роботодавцеві (employer). Але за умови, що робота створена в межах
службових обов’язків чи за спеціальним письмовим дорученням. Підготовка
службового твору має проходити під наглядом і контролем роботодавця.

Стаття 201 передбачає, що власність на копірайт може передаватися
повністю або частково. Передавання копірайту відбувається або
автоматично в порядку, який встановлено законом, або ж шляхом складання
відповідного документа. «Акт про копірайт» забороняє недобровільну
передачу копірайту (за винятком випадків банкрутства).

У більшості ситуацій копірайтна охорона розпочинається від моменту
завершення твору й закінчується через 50 років після смерті автора. Є
певні винятки з цього загального правила.

Від 1 березня 1989 р. (дата набрання чинності Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів у США) проставляння
попереджувального маркування © не є обов’язковим. Для фонограм символом
копірайту є ®. Застосування цього символу є практично обов’язковим.
Реєстрація робіт у Відомстві з копірайту є бажана, але не обов’язкова.

Порушенням копірайту не вважається справді незалежним створенням «такого
ж вираження». Для встановлення факту копіювання суди США цікавляться, чи
був у відповідача доступ до відповідного твору й наскільки подібні між
собою спірні твори.

Для припинення порушень копірайту у США передбачені постійні й тимчасові
судові заборони (injunctions). Суди мають право на затримку (impound),
відчуження (dispose) виробів, які порушують або служать засобом для
відтворення контрафактних виробів: фонограм, шаблонів, матриць,
фотонегативів тощо. Порушник мусить відшкодувати збитки й повернути
отримані прибутки або ж сплатити штраф. Якщо власникові копірайту
отримання штрафу є вигіднішим, ніж відшкодування збитків, то він може
просити суд (до прийняття ним рішення) зобов’язати порушника сплатити
штраф. Його розміри — від 500 до 20 тис. доларів. У разі навмисного
порушення розмір штрафу збільшується до 100 тис. доларів. Якщо
порушникові вдається переконати суд, що він абсолютно нічого не знає про
порушення копірайту, то штраф може становити всього до 200 доларів.
Стосовно закладів системи освіти штрафи «вибачаються».

Крім цивільної відповідальності, за порушення копірайту у США
передбачена і кримінальна. За зловмисне порушення копірайту пе-

Контрольні питання

редбачено штраф розміром 25 тис. доларів та позбавлення волі до одного
року. У випадку аудіовізуальних робіт штраф може сягати 250 тис.
доларів, а тюремне ув’язнення — до 5 років. Окрім цього, вилучаються і
знищуються контрафактні вироби та засоби їх виготовлення.

Штраф до 2500 доларів накладається за такі дії:

шахрайське маркування попереджувальним символом копірайту;

крутійське дистриб’юторство (усунення або спотворення символу
копірайту);

імпортування з метою поширення виробів, що мають фальшивий символ
копірайту.

Стаття 411 передбачає реєстрацію копірайту до подання позову стосовно
робіт, країною погодження яких є США. Штрафи за порушення копірайту, про
які йшлося вище, можуть накладатися лише на роботи, зареєстровані до
порушення, чи на роботи, зареєстровані не пізніше 3 місяців від дати
першої публікації. Ось чому є бажаною реєстрація копірайту у Відомстві з
копірайту.

Для особистого використання до США можна ввозити книги, фонограми тощо,
не боячись звинувачень у порушенні копірайту.

Примірники творів, виготовлені на законних підставах для розповсюдження
їх за кордоном, можуть імпортуватися до Сполучених Штатів навіть
всупереч власникам відповідних копірайтів. Така ситуація нерідко
трапляється й має назву «сірий ринок» (gray market). Вироби, ввезені до
США з порушенням імпортних правил, можуть конфісковуватися.

25 жовтня 1995 р. Україна, відповідно до Закону, прийнятого 31 травня
того ж року (№ 189/95-ВР), стала учасницею Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. США
приєдналися до конвенції раніше, ніж Україна. Ця конвенція містить
чимало норм прямого регулювання у сфері інтелектуальної власності.
Україна є також учасницею конвенції від 14 липня 1967 p., згідно з якою
була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності. США також
беруть участь у цій спеціалізованій структурі ООН. Понад ЗО років її
очолював американський громадянин — доктор Арпад Богш. На сучасному
етапі є й інші джерела авторського права та суміжних прав:

Всесвітня (Женевська) конвенція про авторські права від 6 вересня 1952
p.;

Україна, як один з правонаступників СРСР, продовжила своє членство у
Конвенції відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 грудня
1993 р. (№ 3794-ХІІ).

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (підписана в Женеві
29 жовтня 1971 р.);

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону від 15 червня 1999
р. (№ 738-ХІУ).

Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми, які
передаються через супутники (підписана 21 травня 1974 р. в Брюсселі).

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм та
організацій мовлення (підписана в Римі 26 жовтня 1961 р.);

Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону від 20 вересня
2001 р. № 2730-Ш (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське
право від 20 грудня 1996 р.;

Україна приєдналася до Договору відповідно до Закону від 20 вересня 2001
р. № 2733-ПІ (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконаня і
фонограми від 20 грудня 1996 р.;

Україна приєдналася до Договору відповідно до Закону від 20 вересня 2001
р. № 2732-ІП (Офіційний вісник України. 2001. № 41).

З текстами вищеназваних конвенцій можна ознайомитися, зокрема, у другому
томі двотомника «Интеллектуальная собственность», який побачив світ 1997
р. в мінському видавництві «Амалфея».

Контрольні питання

§і. Україна

Що таке «авторське право» й суміжні права?

На які види творів в Україні поширюється авторське право?

Чи може охоронятися частина твору?

Які об’єкти в Україні не охороняються авторським правом?

Чи потрібно виконання формальностей для виникнення і здійснення
авторських прав?

Чи можна вважати відчуження матеріального об’єкта, у якому виражено
твір, відчуженням авторського права?

Хто вважається співавторами?

Які особисті (немайнові) права належать співав торам?

Назвіть майнові права автора.

Що таке «вільне використання твору»?

Як Ви розумієте авторське право й виняткове право на твір, створений за
договором з авто ром, який працює за наймом?

Хто вважається автором аудіовізуального твору?

Що таке «право слідування»?

Який термін встановлено для охорони прав авторів?

Як авторське право переходить у спадщину?

Чи може твір стати суспільним надбанням?

Чи можна відступити майнові і особисті (немайнові) права?

Чи передбачає законодавство України усну форму ліцензії?

Що таке авторський договір?

Чи потрібне виконання формальностей для виникнення і здійснення суміжних
прав?

Назвіть критерії для надання охорони суміжних прав.

Які права мають виконавці, виробники фонограм та організації мовлення?

Який термін охорони суміжних прав?

Чи можна без згоди виробників фонограм, випущених з комерційною метою, і
виконавців, записаних на таких фонограмах, використовувати ці фонограми?

Хто є автором аудіовізуальних творів?

Чи можна колективно управляти майновими правами?

Які дії вважаються порушеннями авторського права й суміжних прав?

Які існують способи цивільно-правового захисту авторського права і
суміжних прав?

§ 2. США

У яких розмірах відшкодовуються збитки за порушення авторського права і
суміжних прав?

Яким роботам у США надається копірайтна охорона?

Як Ви розумієте форму фіксації стосовно копірайту?

Чи може американський президент отримати копірайтну охорону на своє
офіційне розпорядження?

Які виняткові права надаються у США власникові копірайту?

Що таке у США «добропорядне використання копірайтних творів»?

Що означає у США «вторинна трансмісія»?

Чи застосовується у США виняткове право на публічний показ стосовно
звукозаписів?

Чи має право особа, яка придбала комп’ютерну програму, зробити з неї дві
копії?

Чи може у США співавтор без згоди інших співавторів дозволити третім
особам використовувати твір у цілому?

Чи може у США перекладач твору без дозволу власника копірайту
уповноважувати третіх осіб на тиражування перекладу?

За яких обставин у США роботодавець має копірайт на твір його найманого
працівника?

Чи можна власність на копірайт у США передати частково? Що це означає?

Яка встановлена відповідальність у США за порушення копірайту?

Які Ви знаєте міжнародні конвенції у сфері авторського права й суміжних
прав?

ПРАВОВА ОХОРОНА СЕКРЕТІВ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ ТА ШОУ-ХАУ)

§1. Україна

Охорона секретів виробництва у незалежній Україні розпочала своє
становлення практично з нуля.

У книзі «Право інтелектуальної власності України» її автори зазначають,
що права на конфіденційну (нерозкриту) інформацію чинне цивільне
законодавство не передбачає і здійснення її правової охорони можливе на
підставі Закону України «Про інформацію» та інших законів. Вітчизняне
законодавство з охорони секретів виробництва ще далеке від досконалості.

Очевидно, одна з найголовніших рис секретів виробництва як об’єктів
власності полягає в тому, що вони офіційно не реєструються і охоронні
документи на них не видаються.

Наведемо визначення ноу-хау, які містяться у вітчизняному законодавстві.

В «Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій та наданню послуг
типу інжиніринг», затвердженій наказом Держкомвинаходів Ради Міністрів
СРСР від 16 січня 1979 р. (№ 11), зазначається: «1.3. Під ноу-хау
розуміються такі, що не є суспільними, але такими, що практично
застосовуються у виробничій і господарській діяльності:

різного роду технічні знання та досвід, що не мають правової охорони за
кордоном, включаючи методи, способи і навички, необхідні для проведення
проектування, розрахунків, будівництва і виготовлення будь-яких об’єктів
чи виробів, науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських,
пуско-налагод-жувальних робіт тощо, розробки і використання
технологічних процесів; склади і рецептури матеріалів, речовин, сплавів
тощо; методи і способи лікування; пошуку і видобування корисних копалин;

знання і досвід адміністративного, економічного та іншого порядку».

Пояснимо читачеві, що названа вище інструкція була чинною за
командно-адміністративної економіки, коли існувала монополія зовнішньої
торгівлі. Процитоване формулювання, отже, призначалося не для
внутрішнього, а для зовнішнього вжитку.

У статті 51 «Охорона секретів виробництва» з «Основ цивільного
законодавства Союзу PCP і республік», прийнятих Верховною Радою СРСР 31
травня 1991 p., встановлювалося:

«Власник технічної, організаційної або комерційної інформації, що
становить секрет виробництва (ноу-хау), має право на захист від
незаконного використання цієї інформації третіми особами за умови, що:

ця інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність з огляду на
невідомість її третім особам;

до цієї інформації немає вільного доступу на законній підставі;

власник інформації вживає належні заходи для охорони її
конфіденційності.

Термін охорони «ноу-хау» обмежується часом дії названих умов…»

У постанові Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, які не
становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. (№ 611) наводився
відповідний перелік:

засновницькі документи, документи, що дозволяють заняття підприємницькою
або господарською діяльністю та її окремими видами;

інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

дані, які необхідні для перевірки нарахування і сплати податків та інших
обов’язкових платежів;

відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну платню в
цілому та за професіями й посадами, а також про наявність вільних
робочих місць;

документи про сплату податків і обов’язкових платежів;

інформація про забруднення навколишнього природного середовища,
недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що шкодить
здоров’ю, а також про інші порушення законодавства України та розміри
завданої при цьому шкоди;

документи про платоспроможність;

відомості про участь посадових осіб підприємства у кооперативах, малих
підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, що здійснюють
виробничу діяльність;

— відомості, які відповідно до чинного законодавства підлягають
оголошенню.

У згаданій постанові також зазначалося, що підприємства зобов’язані
надавати перелічені в ній відомості органам державної виконавчої влади,
контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно
до чинного законодавства й на їхнє прохання.

Глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю»
містить 4 статті. Процитуємо їх.

Стаття 505 «Поняття комерційної таємниці».

«1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому
розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових
є невід’ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу
з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має
комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам
заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно
контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за
винятком тих, які відповідно до закону, не можуть бути віднесені до
комерційної таємниці».

Стаття 506 «Майнові права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю».

«1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю
є:

право на використання комерційної таємниці;

виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або
використанню комерційної таємниці;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною
таємницею, якщо інше не встановлено договором».

Стаття 507 «Охорона комерційної таємниці органами державної власності».

«1. Органи державної влади зобов’язані охороняти від недобросовісного
комерційного використання інформації, яка є комерційною таємницею та
створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання
встановленого законом дозволу на діяльність, пов’язану з
фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що
містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється органами
державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення
необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо
її охорони від недобросовісного комерційного використання.

2. Органи державної влади зобов’язані охороняти комерційну таємницю
також в інших випадках, передбачених законом».

Стаття 508 «Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю».

«1. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну
таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної
таємниці, встановлених частиною першою статті 506 цього Кодексу».

28 січня 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін і доповнень до кримінального, кримінально-процесуального
кодексів України та Кодекс України про адміністративні правопорушення».

В главі 4 «Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної
таємниці» Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР містяться такі статті:

Стаття 16 «Неправомірний збір комерційної таємниці».

Стаття 17 «Розголошення комерційної таємниці».

Стаття 18 «Схиляння до розголошення комерційної таємниці».

Стаття 19 «Неправомірне використання комерційної таємниці».

До Кримінального кодексу України від 1960 р. ввійшли статті,
сформульовані таким чином:

Стаття 1486 «Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю».

«Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що
становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якіцо це
завдало великої матеріальної шкоди суб’єкту підприємницької діяльності,

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від
трьохсот до п’ятисот мінімальних розмірів заробітної плати».

Стаття 1487 «Розголошення комерційної таємниці».

«Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою,
якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною чи службовою діяльністю,
якщо воно вчинене з корисних або інших особистих мотивів і завдало
великої матеріальної шкоди суб’єкту підприємницької діяльності, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними
роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або
штрафом до п’ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати».

Чинний нині Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. теж має дві
статті з цього аспекту:

Стаття 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».

«Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну
або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих
відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо не
спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або
позбавленням волі на строк до п’яти років».

Стаття 232 «Розголошення комерційної або банківської таємниці».

«Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку- з професійною або
службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих
мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності, —

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з позбавленням права отримувати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними
роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий
строк».

У нашому цивільному законодавстві поняття секретів виробництва ще
недостатньо опрацьоване.

У ч. З ст. 1643 «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про
адміністративні правопорушення встановлено:

«Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також
конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації
або майну іншого підприємця, —

тягне за собою накладання штрафу від дев’яти до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

На цьому полишаємо правниче поле України у сфері охорони секретів
виробництва та ознайомимося зі значно досконалішим — американським.

§2. США

США терміни «ноу-хау» й «секрети виробництва» вважаються еквівалентними.
Перший термін не має офіційного статусу. Окрім «ноу-хау», вживається й
термін «шоу-хау», що означає «показати як». Поняттям «ноу-хау», прийнято
називати певний вид технічної інформації, що дає змогу його власникові
виконати потрібне завдання.

У США термін «секрет виробництва» охоплює будь-яку формулу, зразок,
пристрій або компіляцію інформації, які використовуються в
підприємницькій діяльності (business) та надають можливості одержати
переваги над конкурентами, що їх не знають і не використовують. Секрет
виробництва є способом чи пристроєм для постійного використання в
підприємницькій діяльності.

Конфіденційність інформації про секрети виробництва охороняється
законом. Таку інформацію забороняється одержувати «неналежними методами»
чи порушуючи довіру (breach of confidence). Неналежне одержання секретів
виробництва вважається одним із видів недобросовісної конкуренції
(unfair competition).

В американських судах при розгляді справ цієї категорії найчастіше
дискусія виникає навколо двох питань:

чи є відповідна інформація цінною і секретною?

чи застосовує відповідач недозволені методи для її одержання?

На відміну від інших об’єктів інтелектуальної власності,
відповідальність за порушення секретів виробництва випливає не з факту
копіювання чи використання відповідної інформації. Відповідальність
настає з огляду На використання неналежних методів її одержання.

У США законодавство, що стосується секретів виробництва, є
законодавством, затвердженим на рівні штатів. Закону федерального рівня
немає. Національна конференція комісіонерів у 1979 р. прийняла «Uniform
Trade Secret Act» (UTSА), що, як можна зрозуміти, має у США
напівофіційний характер і є спробою кодифікувати цю ділянку
юриспруденції. Багато штатів використали UTSA 72 як своєрідний шаблон
під час підготовки своїх законів щодо секретів виробництва. Доповнення
до цього акта вносилися в 1985 р.

В UTSA секрети виробництва сформульовані як інформація, котра поєднує
формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний прийом
або спосіб, які породжують:

«незалежну економічну цінність», як дійсну, так і потенційну, з огляду
на те, що їх неможливо одержати третім особам, не застосовуючи
неналежних засобів і вони є загально невідомими;

вони є предметом зусиль, резонних для підтримання їхньої секретності.

UTSA не висуває вимоги про те, що відповідна інформація має перебувати в
постійному користуванні в підприємницькій діяльності, перш ніж її
вважатимуть секретом виробництва.

Конфіденційна ділова інформація у США давно була визнана власністю.
Згідно з рішенням одного із судів секрет виробництва є особливим видом
власності в тому розумінні, що встановлення факту втручання в цю
власність залежить від зловживання конкретним відповідачем
конфіденційним розкриттям.

Секрет виробництва вважається «відносною власністю». Порушення прав на
цю власність має місце (окрім зловживання конфіденційним розкриттям) під
час застосування неналежних методів одержання інформації.

Згідно з UTSA неналежним оволодінням (misappropriation) секретами
виробництва є:

одержання чужого секрету виробництва особою, яка знає чи може знати, що
секрет виробництва отримано за допомогою неналежних засобів;

розкриття або використання чужого секрету виробництва без чітко
висловленої (explicit) чи такої, що мається на увазі (implied), згоди
особи, яка:

а) використовує неналежні засоби одержання знань про секрети
виробництва;

б) на момент розкриття або використання знала чи могла знати,

що її знання про секрети виробництва були одержані:

за обставин, з яких випливає зобов’язання підтримувати їх секретність чи
обмеження їх застосування;

від особи, яка використовувала неналежні засоби для їх одержання;

від особи (чи через неї), яка мала зобов’язання стосовно особи, котра
подала позов, щодо підтримання їх секретності чи обмеженого
використання;

в) перед матеріальною зміною свого становища (наприклад, звіль-

нення з фірми-роботодавця та заснування власної) знала чи могла

знати, що ця інформація була секретом виробництва та відомості про

який були отримані випадково або помилково.

До ряду класично незаконних способів одержання секретів виробництва
належать:

промислове шпигунство (крадіжка за допомогою злому або електронних і
провідникових засобів);

хабарництво (підкуп працівників з метою порушення ними зобов’язань про
конфіденційність);

неналежне відрекомендування (наприклад, видання себе за іншу особу, в
тому числі посадову).

Можуть застосовуватися й інші засоби, зокрема фотографування з повітря.

На думку фахівців, згідно з UTSA секретам виробництва надається ширший і
надійніший захист, ніж відповідно до «загального права». Суди можуть
накладати на порушників заборони (injunctions) щодо використання
секретів виробництва, які існують стільки, скільки інформація
залишається секретом виробництва. Тобто, у принципі, нескінченно довго.
Нерідко під час накладання заборон суди беруть до уваги гіпотетичний
розрахунковий період, який знадобився б для розкриття секрету
виробництва законним способом. Як бачимо, можливість заборонити іншим
особам розкриття секрету виробництва є важливим правом у процесі охорони
ноу-хау. Вказані заборони не обов’язково можуть тривати нескінченно
довго. Якщо секрет виробництва законним чином стає загальнодоступним для
громадськості, то особа, на яку наклади заборону, може звернутися до
суду із заявою про припинення заборони.

Суди також мають право на прийняття рішень, спрямованих на уникнення
розкриття секретів виробництва і протягом періоду, що передує судовому
розглядові. Замість заборони суди можуть зобов’язати порушника придбати
ліцензію чи сплатити роялті (платежі за використання, яке вже
відбулося). Компенсаційне відшкодування може охоплювати суми незаконного
збагачення та відшкодування втрат. UTSA передбачає можливість
відшкодування втрат у потрійному розмірі (treble damages).

Оскільки секрети виробництва вважаються власністю, то на них поширюються
норми кримінального законодавства про крадіжку. Згідно із законодавством
низки штатів крадіжка виробів, які втілюють секрети виробництва, є
злочином. Американські фахівці все-таки вважають, що норми кримінального
законодавства є вужчими, порівнюючи з нормами цивільного законодавства.
Кримінальне законодавство не охороняє інформацію про секрети
виробництва. Охороняються матеріальні речі, що втілюють секрети
виробництва. При цьому не обов’язково, аби відповідні вироби мали певну
реальну вартість. Тобто особа, яка запам’ятала секретну формулу речовини
й потім її розкрила, кримінально не переслідується, тоді як особа, котра
вкрала аркуш паперу з цією формулою, підлягає під кримінальне покарання.

Доповнюючи законодавство штатів, федеральне кримінальне законодавство
поширюється на передавання, продаж, одержання вкрадених товарів, цінних
паперів, що мають вартість, яка перевищує 5 тис. доларів. До категорії
«товари» долучають і втілені в певних речах секрети виробництва.

Розкриття інформації особам, які мають зобов’язання про підтримання
секретності, не вважається порушенням конфіденційності відповідного
секрету виробництва (у «Додатках» до цієї книги міститься «Коротка форма
угоди про нерозголошення секретів виробництва»). Але розкриття такої ж
інформації особам, які не взяли на себе зобов’язань щодо збереження
конфіденційності, вичерпує право власності на відповідний секрет
виробництва.

Американці підкреслюють, що з метою підтримання секретності власник
секрету виробництва не повинен бути пасивним. Види зусиль, які
вважаються доречними за відповідних обставин, можуть бути різними
залежно від цінності секрету виробництва й фінансових та інших
можливостей компанії. Але «резонні зусилля» щонайменше мають охоплювати:

обмежений доступ (за принципом «лише тому, кому необхідно»);

зобов’язання працівників про нерозголошення інформації;

попереджувальне маркування інформації, яка становить, на думку
роботодавця, секрет виробництва (на приклад, «конфіденційно») та
зберігання відповідної інформації у надійних місцях.

У США конфіденційні стосунки створюються або чітко сформованою угодою
або ж сутністю відносин між сторонами. Суди під час розгляду справ
вимагають, щоб предмет секрету виробництва був чітко визначеним і
зрозумілим.

Запам’ятаймо, що під публічним розкриттям інформації у США розуміють
ситуацію, за якої відповідна інформація надається одній людині чи
кільком особам, які перебувають поза межами конфіденційних
взаємостосунків. Охорона секретів виробництва не втрачається, коли
сторонні відвідувачі підписують угоду про конфіденційність чи
нерозкриття інформації перед тим, як вони одержують доступ до
відповідних секретів.

Слід підкреслити, що у США не вимагають, щоб інформація була абсолютно
секретною, тобто такою, яку знає лише одна особа. Якщо інформація не
розкривається певному колові осіб (ширшому чи вужчому — залежно від
обставин), то це означає, що вона не використовується.

У певних випадках виникає необхідність у розкритті секретів виробництва
урядовим закладам (наприклад, для одержання урядового контракту). В
урядових відомствах США процедура збереження конфіденційності секретів
виробництва, як правило, добре опрацьована і її належним чином
дотримуються.

Відзначимо, що до секретів виробництва не застосовується критерій
«новизна» (novelty), як це має місце щодо винаходів. Але певна частка
новизни в секретах виробництва все ж має бути. Те, що відоме всім і не є
новим, не може бути секретним.

Не застосовується до секретів виробництва й такгй патентознав-чий
критерій, як «неочевидність» (non-obviousness). Секрет виробництва може
бути вдосконаленням очевидного. Відомості, що стосуються покупців,
обсягів продажу, витрат і цін, можуть вважатися секретами виробництва.
Не всі переліки споживачів вважаються секретними. На такий статус не
можуть претендувати переліки, складені за даними загальної реклами.
Комп’ютерне забезпечення визнається як секрет виробництва, на який
поширюється правова охорона.

На відміну від патентної охорони, охорона секретів виробництва не надає
їхнім власникам виняткових прав на використання відповідної інформації.
Інші особи можуть використовувати цю інформацію, якщо вони одержали її
законним чином.

Законодавство стосовно секретів виробництва не забороняє розкриття
ноу-хау добропорядними й чесними способами. Зокрема, за допомогою
проведення самостійних досліджень з метою одержання бажаного результату.
Патентне законодавство забороняє третім особам використовувати чужий,
але вже відомий і розкритий, наприклад, винахід. Зрозуміло, що протягом
чинності відповідного патенту. Кажуть, що «патент діє проти всього
світу». Секрети виробництва такого правила не мають. У контексті
законодавства стосовно секретів виробництва дозволяється використовувати
метод «зворотного інжинірингу», тобто придбати певний об’єкт,
демонтувати його на складові частини та здогадатися про суть його
секретів виробництва. Розкрити секрети можна, спостерігаючи за відкритим
функціонуванням виробу чи за його експонуванням на публічній виставці.
Широковідомим легальним способом розкриття секретів виробництва є аналіз
загальнодоступної літератури.

Необхідно підкреслити, якщо секрет виробництва стосується технології
(процесів, способів) створення продукту й відповідні секрети виробництва
неможливо розкрити, спираючись на реалізовану кінцеву продукцію, то
продаж такого продукту не вважається розкриттям відповідного секрету
виробництва.

1 Doit R., Munch C. Protecting Trade Secrets, Patents, Copyrights and
Trademarks. New York, 1990. P. 2.

Якщо секрети виробництва розкриваються колишніми працівниками фірм, то в
судах під час розгляду позовів зосереджується увага на рівні загальної
майстерності й умінь відповідного працівника та специфічній інформації,
яку можна отримати тільки від конкретного роботодавця. Американські
фахівці зазначають: «Більшість підприємств уперше усвідомлює важливість
секретів виробництва лише після того, як ключовий найманий працівник,
якого переманив конкурент, чи який створив свою конкуруючу фірму,
використовує переваги цих секретів виробництва»1.

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії
до іншої на ліцензійній основі. Якщо патентна ліцензія розглядається як
своєрідне запевнення про те, що патентовлас-ник не пред’являтиме
ліцензіатові позов з огляду на використання ним розкритого
патентовласником громадськості винаходу (промислового зразка), то
ліцензія на секрет виробництва розглядається як передавання саме права
на використання знань, що були невідомими публіці на момент їх
розкриття.

У суперечках про розкриття секретів виробництва тягар доказів
покладається, як правило, на позивача. Угоди про конфіденційність і
ліцензії розглядаються як додаткові контрактні права на секрети
виробництва. Якщо дві сторони взаємно погоджуються, що певна інформація
є секретом виробництва, то багато судів вважають відповідний контракт
таким, що підлягає виконанню, навіть, якщо власник секрету виробництва
не може вказати кожний його елемент.

Складні правові питання виникають за так званих «гібридних ліцензій»,
предметом яких є як патенти, так і секрети виробництва. Судова практика
США свідчить: якщо сутність патенту тісно переплетена з секретами
виробництва, то в разі визнання патенту недійсним та за умови закінчення
терміну його чинності втрачаються права на одержання обумовлених
розмірів платежів. Якщо ж у ліцензійній угоді аспекти, що стосуються
секретів виробництва, «фізично й контрактно» відображені окремо, то
права на одержання платежів за секрети виробництва зберігаються,
незалежно від долі відповідного патенту.

Судова практика США опрацювала і процедуру збереження конфіденційності
секретів виробництва в процесі судочинства.

У рамках охорони секретів виробництва американська юриспруденція
наштовхується й на проблеми одержання компаніями пропозицій (ідей), що
стосуються їхньої ділової діяльності, від сторонніх осіб. Як правило, у
компаніях є спеціальні відділи. Вони укомплектовані не
фахівцями-інженерами, а клерками та фахівцями у сфері «паблік релейпшз».
Ці відділи розглядають пропозиції не за їх сутністю, а за формальними
ознаками. Якщо з пропозиції випливає, що вона стосується виробничої і
комерційної діяльності, то подавачеві повертаються всі його матеріали з
повідомленням про те, що з його пропозицією ніхто, окрім цього
спецвідділу, не ознайомлювався. Пропонується повторно подати цю ж
пропозицію, але у встановленому порядку. Подавачеїзі надсилається зразок
його зобов’язання про відсутність у нього претензії на встановлення
конфіденційних стосунків з цією фірмою (в «Додатках» до цієї книги
міститься зразок відповідної «Угоди про розкриття»).

Така практика компаній підстраховує їх згідно із законодавством про
секрети виробництва.

Якщо ж суперечка між подавачем і фірмою доходить до суду, то під час
судового розгляду встановлюється:

чи була пропозиція такою, за яку подавач щось просив як компенсацію;

чи мала пропозиція новизну і оригінальність;

чи була пропозиція представлена в конкретній формі;

чи подавалася пропозиція конфіденційним чином;

чи використовувалася пропозиція фактично фірмою-відпові-дачем.

На цьому закінчуємо цикл лекцій щодо набуття прав на об’єкти промислової
власності й переходимо до наступної серії, де розглянемо, як ці об’єкти
використовують на ліцензійній основі.

Контрольні питання

§1. Україна

Чи існує в Україні спеціальне законодавство, яке регулює правовідносини
у зв’язку з секретами виробництва?

Як Ви уявляєте собі правову базу регулювання в Україні відносин щодо
секретів виробництва?

Що розуміла під «ноу-хау» Інструкція Держкомвинаходів СРСР від 26 січня
1979 р ?

Чи можна уявити реєстрацію секретів виробництва та видання на них
охоронних документів?

Як законодавець сформулював ноу-хау в «Основах цивільного законодавства
Союзу PCP і республік» від 31 травня 1991 р?

Які відомості в 1993 р Уряд України ввів до переліку тих, що не
становлять комерційної таємниці

Що розуміє кримінальне законодавство України під «промисловим
шпигунством» та яка відпові дальність передбачена за це?

§2. США

Як розуміють у США секрети виробництва?

Чи є у США федеральне законодавство стосовно секретів виробництва?

Що таке UTSA?

Що таке «неналежне заволодшня» секретами виробництва?

Чому згідно з UTSA секрети виробництва мають більш надійний захист, ніж
згідно з нормами загального права?

Яка компенсація за неналежне використання секретів виробництва
передбачається згідно з UTSA?

Чи є у США кримінальна відповідальність за не належні присвоєння
секретів виробництва, та як працює там цей механізм?

Чи правомірно у США спочатку розкривати конфіденційну інформацію, а
потім вимагати укладення угоди про конфіденційність?

Що мусить вживати власник секретів виробництва для підтримання їх
конфіденційності?

б2′

Чи зобов’язані у США урядові заклади дотримуватися конфіденційності
отриманої від фірм інформації?

Чи застосовуються до секретів виробництва такі критерії, як «новизна» та
«неочевидшсть»?

Чи має власник секретів виробництва виняткове право на їх використання?

Чи можна секрети виробництва розкривати добропорядним способом?

Що таке «гібридні ліцензії»?

Які проблеми виникають і як вони вирішуються у зв’язку з поданням
компаніям третіми особа ми пропозиції виробничо-комерційного характеру

Який термін — «секрети виробництва» чи «ноу-хау» — вважається офіційним?

Чим ноу-хау відрізняється від шоу-хау?

Чи можна секрети виробництва розглядати окремо від підприємницької
діяльності?

Чому неналежне одержання секретів виробництва належить до
недобросовісної конкуренції?

Чи можуть секрети виробництва бути такими, що не мають економічної
цінності?

Чи можна копіювати секрети виробництва Якщо так, то яким чином? Якщо ні,
то чому?

Чи існує федеральне законодавство у сфері секретів виробництва?

Чи є практичне використання секретів виробництва неодмінною умовою їх
правової охорони?

Які ви знаєте прилади тривалого існування секрети виробництва?

Чи передбачає кримінальне законодавство відповідальність за неналежне
одержання інформації про секрети виробництва?

Чи є законодавство про секрети виробництва на рівні штатів?

Які заходи має застосовувати власник секретів виробництва для збереження
їх конфіденційності?

Чи можна на секрети виробництва видавати патенти?

Чи належить ліцензія на передачу секретів виробництва до розряду
патентних?

29 Чим відрізняється ліцензія на запатентований винахід від ліцензії на
секрет виробництва?

Чому тягар доказів про розкриття секретів виробництва покладається на
позивача, а не на відповідача як це має місце у справах про порушення
патентів?

Чи можна секрети виробництва трактувати як раціоналізаторські
пропозиції?

Чому до секретів виробництва, що подаються зовні, фірми ставляться з
пересторогою?

Розділ II

ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ОСНОВІ

ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ
ЗРАЗКІВ, СОРТІВ РОСЛИН І ТОПОГРАФІЙ ІНТЕГРАЛЬНИХ

МІКРОСХЕМ

§1. Зарубіжне патентування й ліцензування винаходів

за часів СРСР

Оскільки у сфері промислової власності ліцензія є явищем похідним від
патенту, то зупинимося на деяких аспектах патентування. Дещо спрощено
можна сказати так, — для того, щоб мало місце ліцензування, потрібно,
щоб було патентування.

Коротке знайомство з радянським досвідом дасть змогу краще зрозуміти
ліцензійний механізм незалежної України. В умовах колишнього СРСР,
зокрема протягом 1931-1991 рр., вітчизняні фізичні та юридичні особи
практично не застосовували внутрішнього патентування своїх винаходів і
промислових зразків.

Формально така можливість існувала, але майже у 100 відсотках випадків
виняткові права на їх використання брала на себе держава, видаючи
заявникам не патенти, а так звані авторські свідоцтва на винаходи та
свідоцтва на промислові зразки. Зрозуміло, що панування соціалістичних
виробничих, відносин, за яких держава відігравала роль підприємця,
спричинювало економічну недоцільність приватного володіння патентами. В
окремі роки були лише поодинокі випадки, коли радянські громадяни
подавали заявки на одержання патентів. В основному в колишньому СРСР
патенти на винаходи і промислові зразки видавалися закордонним
заявникам, оскільки вони патентуванням у СРСР своїх винаходів і
промислових зразків захищали свій промисловий експорт і змушували
купувати в них ліцензії на відповідні технічні та художньо-технічні
рішення.

Патентування радянських винаходів за кордоном, згідно з офіційно
проголошеними цілями, здійснювалося для захисту економічних інтересів
СРСР, як правило, під час: §1 Зарубіжне патентцвання и чіцензування
винаходів за часів СРСР

постачання продукції на експорт (машин, мате ріалів, приладів,
обладнання),

продажу ліцензій іноземним фірмам, організаціям, підприємствам,

надання допомоги зарубіжним країнам у будівництві об’єктів (розробці
технологічних процесів, випуску продукції тощо),

здійснення науково-технічної співпраці із зарубіжними країнами1

Патентування за кордоном винаходів, створених у СРСР, відбувалося згідно
з рішеннями Держкомвинаходів СРСР, які приймалися на підставі пропозицій
міністерств і відомств, а в певних випадках — ще й з урахуванням
рекомендацій Міжвідомчої комісії з патентно-лщензійних питань
Держкомвинаходів

Подання за кордон заявок на винаходи допускалося тільки після того, як
такі винаходи були заявлені в СРСР Лише в певних випадках
Держкомвинаходів міг дозволити патентування винаходів за кордоном до
подання на них заявок у СРСР

Патентування винаходів за кордоном провадилося визначеним у рішенні
Держкомвинаходів підприємством чи організацією або, за їхньою згодою, —
автором винаходу Витрати у зв’язку з патентуванням сплачувала держава
Патентуюча організація виконувала технічно-організаційну роботу щодо
патентування й захисту прав

1 Указания о порядке патентования советских изобретений за границей
Утверждены Постановлением Госкомизобретений СССР от 12 11 1981 1 № 3/25
Москва 1983

Роботи з патентування радянських винаходів за кордоном здійснювалися за
посередництвом Торі ово-промислової палата СРСР Вона виконувала функції
патентного повіреного (представника) для радянських громадян і
організацій, надавала допомогу заявникам в оформленні документів
юридичного характеру, надсилала заявки за кордон, здійснювала зв’язок з
іноземними патентними відомствами, залучаючи для цього зарубіжних
патентних повірених, виконувала переклади рішень патентних відомств,
запитів патентних повірених, надавала допомогу в підготовці відповідей
на ці рішення й запити, а також під час розгляду справ щодо радянських
винаходів у патентних, адміністративних, апеляційних та інших судах

Коли настала пора гласності, то в патентознавчій літературі з’явилися
аналітичні статті, з яких випливало, що патентування радянських
винаходів за кордоном мало карикатурний характер і означало не що інше,
як розтринькування валютних коштів. Часто патентування здійснювалося
там, де не було й не могло бути ні промислового експорту, ні продажу
ліцензій. Це означає, що валюта сплачувалася просто за отримання
красивого закордонного папірця, — тобто патенту1.

Закордонне патентування радянського періоду є дуже вдалим прикладом
неадекватності соціалістичних виробничих відносин. Загальнодержавний
характер власності уможливлює затоплення величезних площ під час
спорудження гідроелектростанцій на рівнинних ріках.
Адміністративно-командна економіка здатна була вкласти величезні ресурси
в безглузду гонку озброєнь і викинути гроші на вітер у процесі
закордонного патентування.

У липні 1990 р. на зміну «Указаниям о порядке патентования советских
изобретений за границей» прийшов «Временный порядок патентования за
границей». Процедура патентування була дещо спрощена. Можливо,
найголовнішою рисою цього нормативного документа, створеного
Держкомвинаходів, стало запровадження деяких елементів госпрозрахунку у
відносинах між радянським патентним відомством і вітчизняними заявниками
на одержання зарубіжних патентів. Принагідно зазначимо, що одержання
патенту в якійсь державі дає можливість укласти з фірмою цієї держави
патентну угоду на використання нею відповідного запатентованого
винаходу. Якщо ж патенту немає, то ліцензійна угода вважатиметься
безпатентною і її предметом можуть стати секрети виробництва (ноу-хау).

1 Крылов К. Как тратят валюту? // Изобретатель и рационализатор. 1990. №
11.

В умовах незалежної України так званий «дозвільний порядок» закордонного
патентування збережено. Це означає, що перш ніж подавати заяву на
винахід чи промисловий зразок за кордон, необхідно подати заявку на них
в Україні й повідомити про намір зарубіжного патентування. Зарубіжне
патентування стає можливим, якщо Держдепартамент інтелектуальної
власності проти цього не заперечує. Витрати щодо закордонного
патентування покладаються на заявника. Були спроби реанімувати в Україні
збанкрутілу практику §1. Зарубіжне патентування й ліцензування винаходів
за часів СРСР

колишнього СРСР з державного фінансування закордонного патентування.
Вона вигідна певним колам державних чиновників з метою особистого
збагачення чи політичного туризму. Красиві й, на перший погляд,
переконливі аргументи вони зуміють знайти для обґрунтування своїх
намірів.

Детальніше з механізмом закордонного патентування винаходів і корисних
моделей можна ознайомитися в «Інструкції про розгляд заявки про наміри
здійснювати патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних
державах». Вона була затверджена наказом Держпатенту України від 22
травня 1995 р. (№ 81) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1
червня 1995 р. за (№ 164/700)1.

Соціалістичний характер власності колишнього СРСР, ліквідувавши
економічну доцільність внутрішнього патентування, зумовив і відсутність
ліцензійних відносин між вітчизняними суб’єктами господарювання. Вони
могли використовувати вітчизняні винаходи і промислові зразки, не
запитуючи на це дозволу ні в кого.

Ліцензії за часів колишнього СРСР укладалися із закордонними партнерами.
Діяльність у цьому напрямку регламентувалася, зокрема, «Инструкцией о
порядке работьі по продаже лицензий и оказа-нию услуг типа инжиниринг»,
затвердженою наказом Держкомвинаходів СРСР від 26 січня 1979 р. (№ 11).
Згідно із зазначеною «Інструкцією», ліцензією вважалося надання
юридичними особами СРСР у встановленому порядку та за певних умов прав,
що належать їм, на використання винаходів, промислових зразків і
товарних знаків, захищених охоронними документами в СРСР і за кордоном
та(чи) ноу-хау зарубіжним особам або громадянам.

Ліцензійні договори (контракти) також могли бути складовими частинами
більш широких зовнішньоторговельних договорів. Ліцензії надавалися за
умов грошового або товарного відшкодування їх вартості, кредиту або за
інших умов.

1 Збірник нормативних актів з питань промислової власності. Київ, 1998.

Командна адміністративна економіка передбачала не безпосереднє
ліцензування своїх винаходів і ноу-хау суб’єктами господарювання, а із
залученням до цього державного механізму. Пропозиції про ліцензування
вносили до Держкомвинаходів міністерства й відомства. Складався так
званий «Ліцензійний паспорт», що підтверджував готовність об’єкта для
продажу іноземному покупцеві. Окрім нього вимагалося ще кілька
документів. Формами дозволу на продаж ліцензій вважалися включення їх до
державних планів економічного й соціального розвитку СРСР, міжурядові
угоди про будівництво об’єктів за кордоном за технічного сприяння СРСР,
а також постанови Державного комітету СРСР з науки і техніки.

Ліцензійні угоди укладали зовнішньоторговельні організації, зокрема
«Ліцензінторг».

Відсутність нині державної монополії зовнішньої торгівлі в Україні
означає, що вітчизняні фізичні та юридичні особи можуть укладати
ліцензійні угоди щодо реалізації ліцензій за кордон із зарубіжними
партнерами безпосередньо.

Чинне законодавство України з промислової власності передбачає, що
внутрішні ліцензійні договори на використання винаходів, корисних
моделей, промислових зразків, топографії інтегральних мікросхем і
товарних знаків на території України підлягають реєстрації в Держпатенті
України, інакше щодо третіх осіб вони вважаються недійсними.

На відміну від України, США та іншим країнам ринкової економіки не
довелося зазнати тих експериментів з об’єктами промислової власності,
які мали місце в колишньому СРСР. Вони ніколи не відмовлялися від
патенту й не запроваджували авторського свідоцтва. Патент і ринок
розвивалися паралельно. Власне, патент існував завдяки тому, що існував
ринок. Ринок без патенту ще якось можна уявити. Існував же він, хай і в
примітивному вигляді, до появи патенту. Патент без ринку уявити аж ніяк
не можна.

Продовжимо нашу лекцію на матеріалах США.

§2. Ліцензія — своєрідна «оренда» патенту

Як відомо, патент є монополією, яку визнає закон. Американські фахівці
зазначають, що в США деякі компанії одержують патенти з метою блокування
конкуренції. Інші ж фірми одержують патенти для того, аби, спираючись на
них, фінансувати великі програми і одержувати роялті, зміцнювати своє
становище лідерів і залучати здобуті патенти для перехресного
ліцензування з метою одержати натомість чужу технологію, котра їх
зацікавила. Ще інші компанії використовують одержані патенти як щит, що
прикриває просування їхніх товарів на ринок Патент є досить широким і
містким явищем Патенти можуть використовуватися як агресивним способом,
так і оборонним Оборонна функція патенту означає, що йому відводять роль
охоронця проти спроб конкурентів викинути патентовласника з ринку
Агресивна роль патенту виявляється в активних діях проти інших
підприємств, спираючись на накопичений «патентний портфель»1

Ліцензування патентів може відбуватися на винятковій чи неви-нятковій
основі Зокрема, в США, виняткова ліцензія вважається такою, яка надає
право на використання запатентованого винаходу чи промислового зразка
тільки одній особі При цьому навіть патен-товласник (кажучи інакше,
лщензіар) не має права на користування ліцензованим винаходом і
промисловим зразком протягом визначеного в ліцензійному договорі строку
У принципі в США лщензіар може користуватися своїм винаходом, на який
він надав виняткову ліцензію, але за умови, що це чітко зафіксовано в
ліцензійній угоді2

Фактично виняткову ліцензію можна розглядати як тимчасове передавання
патенту Практика свідчить, що за надання виняткових ліцензій лщензіари
одержують більші суми ліцензійних платежів, ніж за надання невиняткових
ліцензій

Хоч надання виняткових ліцензій забезпечує більші надходження, але для
цього потрібно й більше часу Надання невиняткових ліцензій ряду
підприємців зумовлює швидку появу відповідного товару на ринку На
практиці доводиться ретельно зважувати плюси й мінуси виняткових і
невиняткових ліцензій для того, щоб вибрати найбільш вигідний варіант

1 Don R Munch C Protecting Trade Secrets Patents Copyrights and
liademarks USA New York 1990 P 91-92

2 Fmncis W Collins R Patent Law USA St Paul 1995 P 718

Основними видами ліцензійних платежів є одноразові платежі (lump sum),
роялті (royalty) й виплата в розстрочку (installments) Платежі, зокрема,
можуть пов’язуватися з такими чинниками, як кількість виготовлених
товарів, обсяг оптових або роздрібних продажів Трапляються ліцензійні
платежі у вигляді частки від загальних продажів лщензіата, якщо такий
спосіб підрахунку став зручним для сторін Але практично ніколи не буває
ув’язування ліцензійних платежів з прибутками лщензіата По-перше,
прибуток є важливою комерційною таємницею, до якої сторонніх не
допускають. По-друге, можуть складатися ситуації, коли прибуток
спеціально не створюється (наприклад, з метою уникнення податків).

Досить поширені так звані «ковзаючі роялті». За цією схемою ліцензіар і
ліцензіат беруть на себе ризик впровадження товару на ринок. Це означає,
що протягом початкового періоду освоєння ринком відповідного товару
ліцензіар не одержує роялті. Ліцензіат теж не має зиску від реалізації
товару на ринку, оскільки кошти вкладаються в освоєння виробництва
ліцензованого продукту і його маркетинг. Після того, як товар ринком
сприйнятий, ліцензіар і ліцензіат мають з цього зиск.

Якщо на ринку з’являється унікальний продукт підвищеного попиту (а це
практично неодмінна риса запатентованого виробу), то на нього спочатку
встановлюється монопольно висока ціна. Після задоволення потреб багатшої
частини споживачів, настає черга продажу товару для інших верств
населення за нижчими цінами. Зниження відносних надходжень ліцензіара (у
прив’язці до одиниці виробу) компенсується зростанням загальних
надходжень з урахуванням розширення продажів.

Сплата платежів за патентними ліцензійними угодами припиняється, коли
патент втрачає чинність і його об’єкт стає суспільним, а не приватним
надбанням. Якщо ліцензійна угода, окрім надання права на використання
запатентованого винаходу, містить ще й секрети виробництва, то окремі
роялті можуть сплачуватися й у тому разі, коли закінчується строк
чинності патенту чи він визнається недійсним.

У США патент вважається особистою власністю {personal property) і його
можна продати, заставити, заповісти. Поступка патентом має оформлятися в
письмовому вигляді. Патентне законодавство передбачає також часткову
поступку прав на патент. Наприклад, можна поступитися половиною патенту,
його третиною, четвертиною, п’ятою частиною тощо. Якщо поступка патентом
не реєструється впродовж трьох місяців у Патентному відомстві США, то
вона вважається недійсною щодо наступного покупця патенту1.

1 Barrett М. Intellectual Property USA. St. Paul, 1995. P. 215-216.

Придбання невиняткової ліцензії розглядаються у США як запорука того, що
ліцензіар не висуватиме до ліцензіата претензій щодо

порушення ним виняткових прав лщензіара під час використання його
винаходу чи промислового зразка Але для цього необхідно, аби його
використання не спричинювало відхилення від умов укладеного між
лщензіаром і лщензіатом договору Якщо використання лщензі-атом
запатентованого винаходу виходить за межі укладеного договору, то
лщензіат вважається порушником і повинен нести відповідальність1

Доречно зазначити, що англійське слово «Іісете» (ліцензія) походить від
латинського «ІісепЬіа», що означає свобода, право Тому невиняткову
ліцензію з точки зору лщензіара розглядають як відмову від права
подавати позов проти лщензіата за ті дії, які за відсутності ліцензії,
підлягали б відповідальності2

Отже, ліцензійна угода є угодою про своєрідну оренду патенту Виняткова
ліцензійна угода — це монопольна оренда, а невиняткова — колективна
оренда відповідного патенту

Складання ліцензійної угоди нагадує складання будь-якого іншого
контракту Необхідно передбачити всі варіанти суперечностей і
непорозумінь, які можуть виникнути під час виконання угоди, та механізм
їх розв’язання3

§3. Ліцензування патентів і антимонопольне законодавство

Американські фахівці Г Мейєрс та Б Брансвольд у своїй книзі зазначали
«Майже кожна поступка чи прийняття виняткових патентних прав (за
винятком, можливо, прав, отриманих роботодавцем від найнятого ним
винахідника) висуває питання про можливе порушення антимонопольного
законодавства»4

1 Flвnas W Collins R Patent Law USA P 723

2 Mayers H BmnsvoldB Drafting Patent License Agreements 3rd edition USA
Washington 1991 P 29

3F?ancis W Collins R Patent Lau USA P 744-745

4 Mayers H Bmnsvold B Drafting Patent License Agreements P 37

Саме з огляду на таке застереження й зосередимо подальшу увагу в цій
лекції на взаєминах патентної монополії і економічної конкуренції,
залучаючи матеріали США та Європейського Співтовариства В подальшому
аналізі використовуватимемо «Правило

Комісії Європейського Співтовариства про застосування статті 85 (3)
[Римського] договору до деяких категорій патентних ліцензійних угод» від
23 липня 1984 р. та «Анти-трестівські настанови для ліцензування
інтелектуальної власності», схвалені 6 квітня 1995 р. Федеральною
торговельною комісією США та Міністерством юстиції США. Нагадаємо, що
відповідно до Римського договору було створено в 1957 р. Європейське
Економічне Співтовариство.

Необхідно також зазначити, що назване вище Правило має багато спільних
рис з Правилом Комісії Європейського Співтовариства № 556/89, яке
детально розглядається в лекції «Ліцензійне використання ноу-хау й
шоу-хау».

Надання виняткових і невиняткових ліцензій — багатогранна й цікава річ.
Чимало аспектів цього явища стосуються як сфери права, так і інших царин
суспільного буття. Взаємини патентної монополії і економічної
конкуренції є ділянкою, яка приковує інтерес як права, так і політичної
економії.

Загалом ставлення американської держави до ліцензування цілком
сприятливе, адже завдяки цьому розширюється використання винаходів, а
отже, зростає конкуренція запатентованих товарів. Але ліцензування
відкриває шлях, у більшості випадків, до встановлення дружніх стосунків
між горизонтальними конкурентами й за цим криється загроза для
економічної конкуренції.

Антимонопольна влада США стосовно промислової власності керується тими ж
принципами, що й до інших сфер підприємницької діяльності. Угоди про
продаж патентів і надання ліцензій оцінюються, спираючись на правило
резону (rule of reason). Його суть полягає в тому, що необхідно зважити
всі негативні і позитивні аспекти й дійти висновку, які саме аспекти
переважають у ньому. Обмеження конкуренції, що містяться в ліцензійних
угодах, оцінюються з точки зору їх резонного зв’язку з передаванням
технології. Якщо реалізація ліцензійної угоди, яка певним чином обмежує
конкуренцію, не сприяє економічному зростанню, то до таких ліцензійних